Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật giải quyết các tranh chấp

• Số hiệu: 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP
• Loại văn bản: Thông tư liên tịch
• Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
• Người ký: Đặng Quang Phương, Khuất Văn Nga, Trần Chiến Thắng, Đinh Trung Tụng, Nguyễn Quân
• Ngày ban hành: 03/04/2008

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO-BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH-BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ-BỘ TƯ PHÁP -----	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------
Số: 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP	Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN

Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân; Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tư pháp thống nhất hướng dẫn một số điểm như sau:

A. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

I. CÁC TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN (QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 25 VÀ KHOẢN 2 ĐIỀU 29 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ)

1. Các tranh chấp về quyền tác giả

a) Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, tác phẩm phái sinh;

b) Tranh chấp giữa các đồng tác giả về phân chia quyền đồng tác giả;

c) Tranh chấp giữa cá nhân và tổ chức về chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm;

d) Tranh chấp giữa chủ sở hữu quyền tác giả với tác giả về tiền nhuận bút, tiền thù lao cho tác giả sáng tạo tác phẩm trên cơ sở nhiệm vụ được giao hoặc hợp đồng;

đ) Tranh chấp về thực hiện quyền nhân thân hoặc quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;

e) Tranh chấp về quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu giữa người cung cấp tài chính và các Điều kiện vật chất có tính chất quyết định cho việc xây dựng, phát triển chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu với người thiết kế, xây dựng chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu;

g) Tranh chấp về quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu giữa người đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật để sản xuất tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu với người tham gia sáng tạo và người sản xuất ra tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu hoặc tranh chấp giữa họ với nhau về tiền nhuận bút, thù lao và các quyền lợi vật chất khác;

h) Tranh chấp giữa chủ sở hữu quyền tác giả với người sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao, vì lý do việc sử dụng làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm;

i) Tranh chấp giữa chủ sở hữu quyền tác giả với người sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao vì lý do người sử dụng không trả tiền nhuận bút, thù lao hoặc làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;

k) Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng quyền tác giả hoặc tranh chấp về hợp đồng dịch vụ bản quyền tác giả;

l) Tranh chấp phát sinh do hành vi xâm phạm quyền tác giả;

m) Tranh chấp về thừa kế, kế thừa quyền tài sản quy định tại Điều 20 và quyền nhân thân theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ.

n) Tranh chấp khác về quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

2. Các tranh chấp về quyền liên quan

a) Tranh chấp giữa chủ đầu tư với người biểu diễn về quyền nhân thân và quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn; tranh chấp giữa người biểu diễn với người khai thác sử dụng các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn về tiền thù lao;

b) Tranh chấp giữa nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình với người thực hiện các quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình về quyền lợi vật chất khi bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất được phân phối đến công chúng;

c) Tranh chấp giữa tổ chức phát sóng với người sử dụng các quyền của tổ chức phát sóng về quyền lợi vật chất khi chương trình phát sóng của tổ chức đó được ghi âm, ghi hình, phân phối đến công chúng;

d) Tranh chấp giữa người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng với người sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao vì lý do việc sử dụng làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng;

đ) Tranh chấp giữa tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng với người sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao, vì lý do người sử dụng không phải trả tiền nhuận bút, thù lao hoặc làm ảnh hưởng đến việc khai thác hình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng;

e) Tranh chấp về quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng (tranh chấp ai là chủ sở hữu đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đó...);

g) Tranh chấp phát sinh do hành vi xâm phạm quyền liên quan;

h) Tranh chấp về thừa kế, kế thừa quyền liên quan;

i) Tranh chấp khác về quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

3. Các tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp

a) Tranh chấp về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý;

b) Tranh chấp về quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu;

c) Tranh chấp về quyền tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

d) Tranh chấp về quyền nhân thân, quyền tài sản của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

đ) Tranh chấp về quyền tạm thời đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí giữa người có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí với người đang sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đó hoặc tranh chấp về khoản tiền đền bù giữa chủ văn bằng bảo hộ với người đã sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

e) Tranh chấp về quyền sử dụng trước sáng chế, kiểu dáng công nghiệp giữa chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp với người sử dụng trước sáng chế, kiểu dáng công nghiệp liên quan đến việc chuyển giao quyền đó cho người khác, mở rộng phạm vi, khối lượng sử dụng mà không được phép của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp;

g) Tranh chấp về khoản tiền đền bù giữa chủ văn bằng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí với người sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí trong khoảng thời gian từ ngày công bố đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp đến ngày cấp văn bằng bảo hộ;

h) Tranh chấp về quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp (bao gồm cả tranh chấp về phần quyền của các đồng chủ sở hữu);

i) Tranh chấp phát sinh từ các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;

k) Tranh chấp phát sinh từ các hành vi xâm phạm quyền của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí;

l) Tranh chấp về trả thù lao cho tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

m) Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp; hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc tranh chấp về hợp đồng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;

n) Tranh chấp về thừa kế, kế thừa quyền sở hữu công nghiệp, quyền
tài sản của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí;

o) Tranh chấp phát sinh từ các hành vi cạnh tranh không lành mạnh;

p) Các tranh chấp khác về quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

II. QUYỀN KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Quyền khởi kiện vụ án dân sự về quyền tác giả, quyền liên quan

a) Cá nhân, tổ chức quy định tại Điều 44 của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21-9-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây viết tắt là Nghị định số 100/2006/NĐ-CP) có quyền khởi kiện vụ án dân sự về quyền tác giả, quyền liên quan tại Toà án nhân dân có thẩm quyền để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

b) Cơ quan nhà nước, tổ chức liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 162 của Bộ luật tố tụng dân sự và hướng dẫn tại tiểu mục 2.1 mục 2 Phần I của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự.

2. Quyền khởi kiện vụ án dân sự về quyền sở hữu công nghiệp

a) Cá nhân, tổ chức tranh chấp về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý;

b) Tác giả, đồng tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

c) Chủ văn bằng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

d) Chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, đăng ký quốc tế nhãn hiệu được chấp nhận bảo hộ tại Việt Nam, chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng;

đ) Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, tên thương mại;

e) Cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng hợp pháp chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho cá nhân, tổ chức được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý;

g) Tổ chức, cá nhân có đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

h) Người thừa kế hợp pháp của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí; hoặc người thừa kế hợp pháp, người kế thừa quyền sở hữu công nghiệp của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp;

i) Cá nhân, tổ chức được chuyển giao hợp pháp quyền sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp;

k) Cá nhân, tổ chức được chuyển giao hợp pháp quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp;

l) Cá nhân, tổ chức được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

m) Các chủ thể quyền khác theo quy định của pháp luật.

III. ĐIỀU KIỆN KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự về quyền tác giả, quyền liên quan

a) Quyền tác giả, quyền liên quan đã phát sinh theo các quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 6 của Luật sở hữu trí tuệ.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có quyền nộp đơn để được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan theo quy định tại Điều 49 của Luật sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, đây không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan.

Khi có tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan mà đương sự khởi kiện yêu cầu Toà án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ, thì Toà án phải xem xét mà không phân biệt việc họ đã có giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan hay chưa, họ đã nộp đơn hay chưa nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

b) Thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan vẫn còn theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chỉ được thực hiện quyền nhân thân và quyền tài sản của mình trong phạm vi và thời hạn quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 739 của Bộ luật dân sự năm 2005, tại Điều 27 và Điều 34 của Luật sở hữu trí tuệ và tại Điều 26 của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP.

Hết thời hạn bảo hộ đối với quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định nêu trên (trừ các quyền nhân thân quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật sở hữu trí tuệ), thì các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan không còn được Nhà nước và pháp luật bảo hộ; do đó, Toà án chỉ thụ lý đơn khởi kiện để giải quyết nếu các quyền đó vẫn còn trong thời hạn bảo hộ, trừ trường hợp pháp luật không quy định thời hạn bảo hộ đối với quyền tác giả.

2. Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự về quyền sở hữu công nghiệp

2.1. Quyền sở hữu công nghiệp đã được xác lập theo các căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 6 của Luật sở hữu trí tuệ và Điều 6 của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số Điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 103/2006/NĐ-CP).

Phải xác định cụ thể tranh chấp liên quan đến đối tượng sở hữu công nghiệp nào (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu...) để xác định căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với đối tượng đó. Vì không phải trong mọi trường hợp căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với mọi đối tượng sở hữu công nghiệp đều như nhau, có trường hợp phải qua thủ tục đăng ký, có trường hợp không phải qua thủ tục đăng ký. Ví dụ: Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Riêng đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu này được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đó và các tiêu chí quy định tại Điều 75 của Luật sở hữu trí tuệ mà không cần thủ tục đăng ký.

Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp đối với đối tượng sở hữu công nghiệp và cần thiết phải xác định quyền sở hữu công nghiệp đã được xác lập hợp pháp hay chưa, thì cần phân biệt như sau:

a) Phải căn cứ vào văn bằng bảo hộ do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) quyết định cấp cho người nộp đơn đăng ký đối với sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu nổi tiếng) và chỉ dẫn địa lý. Đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid, thì căn cứ vào công nhận của cơ quan quản lý nhà nước đối với đăng ký quốc tế đó.

b) Phải căn cứ vào các Điều kiện bảo hộ đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp là nhãn hiệu nổi tiếng, tên thương mại, bí mật kinh doanh, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, quy định tại các mục 4, 5 và 7 Chương VII của Luật sở hữu trí tuệ.

2.2. Thời hạn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp vẫn còn theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

a) Đối với quyền sở hữu công nghiệp đã được xác lập cho các đối tượng sở hữu công nghiệp là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý phải căn cứ vào văn bằng bảo hộ được cấp cho từng loại đối tượng sở hữu công nghiệp để xác định phạm vi bảo hộ ghi trong văn bằng bảo hộ đó.

Ví dụ: Để xác định phạm vi bảo hộ sáng chế, phải căn cứ vào Bằng độc quyền sáng chế do Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp.

b) Đối với quyền sở hữu công nghiệp được xác lập cho các đối tượng là tên thương mại, bí mật kinh doanh, thì phạm vi quyền được xác định theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 16 của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP.

c) Thời hạn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được xác định căn cứ vào thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ quy định tại Điều 93 của Luật sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp hiệu lực của văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hoặc bị huỷ bỏ hiệu lực, thì quyền sở hữu công nghiệp cũng chấm dứt.

Nếu hết thời hạn bảo hộ hoặc văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bị chấm dứt hoặc bị huỷ bỏ hiệu lực, thì các quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp không còn được Nhà nước và pháp luật bảo hộ. Do đó, Toà án chỉ thụ lý đơn khởi kiện để giải quyết nếu hành vi xâm phạm xảy ra vào thời điểm văn bằng bảo hộ còn hiệu lực hoặc đối tượng quyền sở hữu
công nghiệp vẫn còn trong thời hạn được bảo hộ.

IV. ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

1. áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong nước

1.1. Đối với trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về sở hữu trí tuệ của Luật sở hữu trí tuệ với quy định của luật khác, thì áp dụng quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

Trước khi quyết định áp dụng quy định của Luật sở hữu trí tuệ hoặc của văn bản quy phạm pháp luật khác, phải rà soát, xác định cụ thể các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về sở hữu trí tuệ (bao gồm cả Bộ luật dân sự năm 2005); sau đó so sánh, đối chiếu các quy định về sở hữu trí tuệ của các văn bản quy phạm pháp luật này với các quy định tương ứng của Luật sở hữu trí tuệ để xác định sự khác nhau trong các quy định về sở hữu trí tuệ của các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Ví dụ 1: Khoản 3 Điều 738 của Bộ luật dân sự năm 2005 quy định quyền tài sản thuộc quyền tác giả bao gồm:

a) Sao chép tác phẩm;

b) Cho phép tạo tác phẩm phái sinh;

c) Phân phối, nhập khẩu bản gốc và bản sao tác phẩm;

d) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng;

đ) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao chương trình máy tính.

Trong Luật sở hữu trí tuệ, quyền tài sản được quy định tại Điều 20. Khoản 1 Điều 20 quy định quyền tài sản bao gồm sáu quyền. So với quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật sở hữu trí tuệ, thì tại khoản 3 Điều 738 của Bộ luật dân sự năm 2005 có quy định khác về các quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng, cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh. Do đó, khi giải quyết các tranh chấp về các quyền này phải áp dụng quy định tại các điểm b hoặc e khoản 1 Điều 20 của Luật sở hữu trí tuệ.

Ví dụ 2: Luật Hải quan quy định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại các Điều 57, 58 và 59. Luật sở hữu trí tuệ quy định kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ tại các Điều từ Điều 216 đến Điều 219. Do đó, nếu xác định rõ quy định của Luật Hải quan khác với quy định của Luật sở hữu trí tuệ về kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, thì áp dụng quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

1.2. Trường hợp có những vấn đề dân sự liên quan đến sở hữu trí tuệ không được quy định trong Luật sở hữu trí tuệ, thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự.

Khi áp dụng pháp luật để giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, phải căn cứ vào các quy định của Luật sở hữu trí tuệ và của Bộ luật dân sự năm 2005 (Phần thứ sáu) “Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ” (từ Điều 736 đến Điều 753) để xác định rõ đối tượng của tranh chấp đó có được quy định trong Luật sở hữu trí tuệ hoặc trong Bộ luật dân sự năm 2005 hay không. Nếu có căn cứ xác định rằng đối tượng của tranh chấp không được quy định trong Luật sở hữu trí tuệ mà được quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005, thì áp dụng quy định tương ứng của Bộ luật dân sự năm 2005.

Ví dụ: Theo quy định tại Điều 40 của Luật sở hữu trí tuệ, thì “tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này”. Do Luật sở hữu trí tuệ không quy định cụ thể về thừa kế quyền tác giả nên khi giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền tác giả phải áp dụng quy định tại Phần thứ tư “Thừa kế” của Bộ luật dân sự năm 2005.

2. Áp dụng Điều ước quốc tế

Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật sở hữu trí tuệ, thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.

2.1. Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập là thoả thuận bằng văn bản được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước hoặc nhân danh Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một hoặc nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thoả thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác (khoản 1 Điều 2 của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế).

2.2. Điều ước quốc tế bao gồm:

a) Điều ước quốc tế đa phương

Ví dụ:

- Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, năm 1971.

- Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp năm 1883, được sửa đổi năm 1979.

- Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá, năm 1891 và Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá...

b) Điều ước quốc tế song phương.

Ví dụ:

- Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, năm 2001.

- Hiệp định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và Thuỵ Sỹ, năm 2000.

c) Điều ước quốc tế đa phương hoặc song phương nêu trên có thể là Điều ước quốc tế riêng về bảo hộ sở hữu trí tuệ hoặc Điều ước quốc tế có nhiều nội dung khác nhau trong đó có nội dung về bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Ví dụ:

- Công ước Berne, năm 1971 là Điều ước quốc tế đa phương riêng về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật.

- Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ là Điều ước quốc tế có nhiều nội dung khác nhau trong đó có nội dung về bảo hộ sở hữu trí tuệ (“Chương I: Thương mại hàng hoá, Chương II: Quyền sở hữu trí tuệ và Chương III: Thương mại dịch vụ...”).

2.3. Điều kiện áp dụng Điều ước quốc tế

a) Điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tại thời điểm xảy ra hành vi, sự kiện là đối tượng
tranh chấp.

b) Quy định của Điều ước quốc tế đó về sở hữu trí tuệ khác với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về cùng một vấn đề.

Ví dụ: Về thời hạn bảo hộ quyền tác giả có sự khác nhau giữa quy định tại Điều 27 của Luật sở hữu trí tuệ và quy định tại khoản 4 Điều 4 của Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. Do có sự khác nhau như vậy, phải áp dụng quy định này của Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ để giải quyết tranh chấp về quyền tác giả giữa cá nhân, tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức Hoa Kỳ.

c) Đối với trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam có quy định giống với quy định của Điều ước quốc tế về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam.

d) Đối với trường hợp có những vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ không được quy định trong luật Việt Nam thì áp dụng quy định tương ứng của Điều ước quốc tế.

đ) Đối với trường hợp tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ có sự tham gia của cá nhân, tổ chức của nước ngoài mà nước đó và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều là thành viên của Điều ước quốc tế thì áp dụng Điều ước quốc tế có hiệu lực sau, trừ giữa nước đó và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định hoặc thoả thuận khác.

Ví dụ: Khoản 3 Điều 1 Chương II (Quyền sở hữu trí tuệ) Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ quy định:

“Để bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ một cách đầy đủ và có hiệu quả, mỗi Bên tối thiểu phải thực hiện Chương này và các quy định có nội dung kinh tế của:

A. Công ước Geneva về bảo hộ người sản xuất bản ghi âm chống sự sao chép trái phép, năm 1971;

B. Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật, năm 1971;

C. Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp, năm 1967;

D....

E. Công ước về phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh (1974)”.

Do đó, khi giải quyết tranh chấp về quyền tác giả mà có sự tham gia của cá nhân, tổ chức Hoa Kỳ, thì phải áp dụng đồng thời các Điều khoản tương ứng của Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và Công ước Berne.

V. ÁP DỤNG ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Áp dụng pháp luật về sở hữu trí tuệ để giải quyết tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan.

Đối với quyền tác giả, quyền liên quan được bảo hộ theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trước ngày Luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực (01-7-2006), nếu còn thời hạn bảo hộ vào ngày 01-7-2006, thì tiếp tục được bảo hộ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Do đó, khi giải quyết loại tranh chấp này, thì Toà án áp dụng quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

2. Áp dụng pháp luật về sở hữu trí tuệ để giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp.

“Đối với quyền sở hữu công nghiệp được xác lập theo văn bằng bảo hộ được cấp theo quy định của pháp luật có hiệu lực trước ngày Luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực (01-7-2006) và các thủ tục duy trì, gia hạn, sửa đổi, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền sở hữu, giải quyết tranh chấp liên quan đến văn bằng bảo hộ đó được áp dụng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, trừ quy định về căn cứ huỷ bỏ hiệu lực các văn bằng bảo hộ, thì chỉ áp dụng quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ”.

Do đó, khi giải quyết loại tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp nêu trên, thì Toà án áp dụng quy định của Luật sở hữu trí tuệ, trừ trường hợp tranh chấp có liên quan đến việc xác định hiệu lực của các văn bằng bảo hộ, thì phải áp dụng quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ đó về căn cứ huỷ bỏ hiệu lực của các văn bằng bảo hộ.

VI. GIÁM ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ là một trong các tranh chấp dân sự nói chung được giải quyết theo các trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự. Do đó, khi có yêu cầu giám định, Toà án phải căn cứ vào quy định tại Điều 90 của Bộ luật tố tụng dân sự và hướng dẫn tại mục 6 Phần IV của Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17-9-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về “Chứng minh và chứng cứ” và quy định tại khoản 3 Điều 201 của Luật sở hữu trí tuệ và tại các điểm a và c khoản 2 Điều 40 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (sau đây viết tắt là Nghị định số 105/2006/NĐ-CP).

B. VỀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

I. VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI (ĐIỀU 204 VÀ ĐIỀU 205 CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ)

1. Thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được bồi thường bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần

1.1. Thiệt hại về vật chất bao gồm:

a) Các tổn thất về tài sản;

b) Mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận;

c) Tổn thất về cơ hội kinh doanh;

d) Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại.

1.2. Thiệt hại về tinh thần bao gồm:

Các tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng và những tổn thất khác về tinh thần gây ra cho tác giả của tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, người biểu diễn; tác giả của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí.

1.3. Thiệt hại về vật chất và tinh thần là sự tổn thất thực tế về vật chất và tinh thần do hành vi xâm phạm trực tiếp gây ra cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và được xác định theo các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP. Khi áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, cần phân biệt một số điểm sau đây:

Chỉ được coi là có tổn thất thực tế nếu có đầy đủ ba căn cứ sau đây:

a) Lợi ích vật chất hoặc tinh thần là có thực và thuộc về người bị thiệt hại.

Lợi ích vật chất hoặc tinh thần là kết quả (sản phẩm) của quyền sở hữu trí tuệ và người bị thiệt hại là người có quyền hưởng lợi ích vật chất hoặc tinh thần đó.

b) Người bị thiệt hại có khả năng đạt được lợi ích vật chất hoặc tinh thần.

Người bị thiệt hại có thể đạt được (thu được) lợi ích vật chất hoặc tinh thần đó trong Điều kiện nhất định, nếu không có hành vi xâm phạm xảy ra.

c) Có sự giảm sút hoặc mất lợi ích của người bị thiệt hại sau khi hành vi xâm phạm xảy ra so với khả năng đạt được lợi ích đó khi không có hành vi xâm phạm và hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự giảm sút, mất lợi ích đó; cụ thể là:

Trước khi xảy ra hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, người bị thiệt hại đã có lợi ích vật chất hoặc tinh thần. Sau khi hành vi xâm phạm xảy ra người bị thiệt hại bị giảm sút hoặc mất lợi ích mà họ đạt được trước khi có hành vi xâm phạm và giữa hành vi xâm phạm và sự giảm sút, mất lợi ích đó phải có mối quan hệ nhân quả. Sự giảm sút, mất lợi ích đó là kết quả tất yếu của hành vi xâm phạm và ngược lại hành vi xâm phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự giảm sút, mất lợi ích đó.

1.4. Tổn thất về tài sản được xác định theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP.

Khi người bị thiệt hại yêu cầu bồi thường về tổn thất về tài sản, thì phải nêu rõ giá trị tính được thành tiền của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ tại thời điểm bị xâm phạm và căn cứ xác định giá trị tính được thành tiền của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó.

Ví dụ: Nếu yêu cầu bồi thường tổn thất về tài sản do nhãn hiệu bị xâm phạm, thì nêu rõ giá trị của nhãn hiệu đó tại thời điểm bị xâm phạm và căn cứ để xác định giá trị của nhãn hiệu.

1.5. Giảm sút về thu nhập, lợi nhuận được xác định theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP .

Để xác định giảm sút về thu nhập, lợi nhuận của người bị thiệt hại, thì phải xác định được họ có thu nhập, lợi nhuận trước khi xảy ra hành vi xâm phạm hay không.

a) Thu nhập, lợi nhuận bao gồm:

a.1) Thu nhập, lợi nhuận mà người bị thiệt hại thu được do sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

Ví dụ: Chủ sở hữu sáng chế sản xuất sản phẩm được bảo hộ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 124 của Luật sở hữu trí tuệ và bán sản phẩm đó thu lợi nhuận.

a.2) Thu nhập, lợi nhuận mà người bị thiệt hại thu được do cho thuê đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (là bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính).

Ví dụ: Chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh hoặc chương trình máy tính thực hiện quyền tài sản quy định tại điểm e khoản 1 Điều 20 của Luật sở hữu trí tuệ cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính và được nhận tiền thù lao, các quyền lợi vật chất khác của tổ chức, cá nhân được thuê tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính đó.

a.3) Thu nhập, lợi nhuận mà người bị thiệt hại thu được do chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

Ví dụ: Chủ sở hữu sáng chế ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế cho phép cá nhân, tổ chức khác sử dụng sáng chế và được nhận khoản tiền chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo thoả thuận.

b) Trên cơ sở thu nhập, lợi nhuận đã xác định được của người bị thiệt hại, cần xác định mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận của họ theo một hoặc các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP .

Ví dụ: Nếu thu nhập, lợi nhuận thu được do sử dụng, khai thác trực tiếp quyền sở hữu trí tuệ, thì so sánh trực tiếp mức thu nhập, lợi nhuận thực tế trước và sau khi xảy ra hành vi xâm phạm đã xác định được để làm rõ mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận của người bị thiệt hại. Nếu thu nhập, lợi nhuận của người bị thiệt hại, sau khi xảy ra hành vi xâm phạm thấp hơn thu nhập, lợi nhuận trước khi xảy ra hành vi đó, thì khoản chênh lệch đó là thu nhập, lợi nhuận thực tế của người bị thiệt hại bị giảm sút.

Khi xác định thu nhập, lợi nhuận của người bị thiệt hại phải xác định rõ các yếu tố khách quan tác động đến sự tăng hoặc giảm thu nhập, lợi nhuận của người bị thiệt hại không liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để bảo đảm xác định thu nhập, lợi nhuận thực tế của người bị thiệt hại bị giảm sút.

Đối với trường hợp có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhưng khi xác định thiệt hại tại thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm so với thời điểm trước khi xảy ra hành vi xâm phạm, thu nhập, lợi nhuận của bên bị xâm phạm tuy không giảm sút, nhưng so với thu nhập, lợi nhuận thực tế đáng lẽ ra họ phải có được nếu không có hành vi xâm phạm vẫn bị giảm đi, thì trường hợp này cũng được coi là thu nhập, lợi nhuận bị giảm sút.

Ví dụ: Năm 2004 Công ty A. đầu tư dây chuyền công nghệ mới sản xuất thép xây dựng mang nhãn hiệu “TN”. Thị trường xây dựng đang tiêu thụ rất nhiều loại thép này. Căn cứ vào yêu cầu đặt hàng, thì Công ty A. có thể tiêu thụ được 200.000 tấn thép “TN” đạt doanh thu 10 tỷ đồng (VNĐ), lợi nhuận 2 tỷ VNĐ (100%). Do Công ty B. sử dụng trái phép nhãn hiệu “TN” của Công ty A. để gắn lên sản phẩm thép của mình và bán ra thị trường làm cho Công ty A bị mất 20% thị phần, không tiêu thụ được 40.000 tấn thép, giảm 20% doanh thu và 20% lợi nhuận (bằng 400 triệu VNĐ). So với lợi nhuận của năm trước (2005), thì lợi nhuận của năm 2006 không bị giảm. Nhưng do có hành vi xâm phạm của Công ty B. mà Công ty A bị giảm 400 triệu VNĐ lợi nhuận. Đây được coi là thiệt hại của Công ty A.

1.6. Tổn thất về cơ hội kinh doanh được xác định theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP.

Cơ hội kinh doanh là hoàn cảnh thuận lợi, khả năng thực tế để chủ thể quyền sở hữu trí tuệ sử dụng, khai thác trực tiếp, cho người khác thuê, chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, chuyển nhượng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ cho người khác...để thu lợi nhuận.

a) Cơ hội kinh doanh bao gồm:

a.1) Khả năng thực tế sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh. Cụ thể là đối với chủ thể quyền, việc sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng quyền sở hữu trí tuệ của mình trong kinh doanh (trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi) có thể xuất hiện, có thể xảy ra trong Điều kiện nhất định.

a.2) Khả năng thực tế cho người khác thuê đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính). Cụ thể là chủ thể quyền có thể cho cá nhân, tổ chức thuê đối tượng quyền sở hữu trí tuệ và đã thực hiện việc đàm phán, thoả thuận với cá nhân, tổ chức về những nội dung chủ yếu để đi đến ký kết hợp đồng thuê đối tượng đó. Hợp đồng sẽ được ký kết và thực hiện trong Điều kiện bình thường không có sự xâm phạm từ người thứ ba.

a.3) Khả năng thực tế chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, chuyển nhượng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó cho người khác. Cụ thể là chủ thể quyền nhận được đơn đặt hàng đã đàm phán, thoả thuận với đối tác về những nội dung chủ yếu để đi đến ký kết hợp đồng và hợp đồng sẽ được ký kết và được thực hiện trong Điều kiện không có sự xâm phạm từ phía người thứ ba.

a.4) Cơ hội kinh doanh khác bị mất do hành vi xâm phạm trực tiếp gây ra. Trường hợp này có thể bao gồm việc mất cơ hội đàm phán với đối tác, mất cơ hội kinh doanh, liên kết trong đầu tư, trong tiếp thị, quảng cáo, xúc tiến thương mại thông qua các cuộc triển lãm, trưng bày quốc tế... do bị chiếm đoạt đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

b) Tổn thất về cơ hội kinh doanh là thiệt hại về giá trị tính được thành tiền khoản thu nhập mà người bị thiệt hại có thể có được khi thực hiện các khả năng quy định tại khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại điểm a tiểu mục 1.6 này, nhưng thực tế không có được khoản thu nhập đó do hành vi xâm phạm gây ra.

Khi xem xét yêu cầu bồi thường về tổn thất cơ hội kinh doanh, Toà án yêu cầu người bị thiệt hại phải nêu rõ và chứng minh cơ hội kinh doanh bị mất là gì, thuộc trường hợp nào nêu trên đây và giá trị tính được thành tiền đối với trường hợp đó để Toà án xem xét quyết định.

1.7. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại bao gồm các chi phí quy định tại Điều 20 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP.

1.8. Thiệt hại về tinh thần nêu tại tiểu mục 1.2 mục 1 Phần I này, phát sinh là do quyền nhân thân của tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; người biểu diễn, tác giả của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bị xâm phạm, tác giả bị tổn hại về danh dự, nhân phẩm, bị giảm sút hoặc mất đi sự tín nhiệm (uy tín), danh tiếng, lòng tin vì bị hiểu nhầm... và cần phải được bồi thường thiệt hại về tinh thần.

2. Căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

2.1. Trong trường hợp nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về vật chất cho mình, thì có quyền yêu cầu Toà án quyết định mức bồi thường thiệt hại theo một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ do nguyên đơn lựa chọn.

a) Khi xác định lợi nhuận mà bị đơn đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ, phải xem xét đến các khoản chi phí mà bị đơn đã bỏ ra để có thể khấu trừ khoản tiền này trong tổng doanh thu của bị đơn hoặc xác định một phần lợi nhuận của bị đơn là doanh thu từ các hoạt động khác không liên quan đến hành vi xâm phạm, nếu có.

Tổng doanh thu của bị đơn được tính trên cơ sở toàn bộ các hoá đơn, chứng từ bán sản phẩm hoặc sử dụng tác phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn mà bị đơn đã thực hiện.

Toà án xác định lợi nhuận của bị đơn sau khi khấu trừ toàn bộ các chi phí khỏi tổng doanh thu của bị đơn.

Chỉ được cộng khoản lợi nhuận mà bị đơn thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vào tổng thiệt hại vật chất tính được thành tiền của nguyên đơn với Điều kiện khoản lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất.

b) Giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ được xác định theo một trong các cách như sau:

b.1) Là khoản tiền phải trả nếu người có quyền và người xâm phạm tự do thoả thuận, ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó (phí bản quyền hợp lý, phí Lixăng). Hành vi xâm phạm chính là hành vi sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;

b.2) Giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ giả định được xác định theo phương pháp xác định số tiền mà bên có quyền (bên nguyên đơn) và bên được chuyển giao (bên bị đơn) có thể đã thoả thuận vào thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm, nếu các bên tự nguyện thoả thuận với nhau về khoản tiền đó;

b.3) Dựa trên giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ được áp dụng trong lĩnh vực tương ứng được nêu trong các thông lệ chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trước đó (như các vụ chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực tương ứng trước đó đã được thanh toán hoặc bảo đảm trước khi xảy ra hành vi xâm phạm, mức phí được nhiều người chấp nhận là hợp lý, được áp dụng thống nhất tại Việt Nam...).

c) Toà án chỉ áp dụng mức bồi thường thiệt hại theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ (bồi thường thiệt hại theo luật định) trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất của nguyên đơn theo các căn cứ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ.

c.1) Nguyên đơn phải chứng minh là việc xác định mức bồi thường thiệt hại về vật chất trong trường hợp này không thể thực hiện được hoặc chưa có đủ thị trường cho các hàng hoá hợp pháp để xác định thiệt hại của nguyên đơn dựa trên mức giảm sút doanh thu bán hàng hoá đó trước và sau khi xảy ra hành vi xâm phạm và yêu cầu Toà án áp dụng mức bồi thường thiệt hại theo luật định. Tuy nhiên, nếu bị đơn chứng minh được rằng nguyên đơn không trung thực trong việc chứng minh thiệt hại của họ vì nếu yêu cầu bồi thường theo quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ thì mức bồi thường sẽ thấp hơn mức bồi thường theo luật định, nếu nguyên đơn viện lý do để được áp dụng mức bồi thường theo luật định và bị đơn chứng minh được mức thiệt hại của nguyên đơn, thì Toà án không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn mà có thể chấp nhận yêu cầu của bị đơn để quyết định mức bồi thường thiệt hại.

c.2) Toà án quyết định mức bồi thường thiệt hại về vật chất trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ với mức bồi thường tối thiểu không dưới năm triệu đồng và tối đa không quá năm trăm triệu đồng. Để đảm bảo quyết định mức bồi thường hợp lý, phù hợp với từng trường hợp cụ thể, bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại, Toà án phải căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan cụ thể như sau:

- Hoàn cảnh, động cơ xâm phạm (xâm phạm do cố ý, do vô ý, do bị khống chế, hoặc do bị lệ thuộc về vật chất, tinh thần, xâm phạm lần đầu, tái phạm);

- Cách thực hiện hành vi xâm phạm (xâm phạm riêng lẻ, có tổ chức, tự thực hiện hành vi xâm phạm, mua chuộc, lừa dối, cưỡng ép người khác thực hiện hành vi xâm phạm);

- Phạm vi lãnh thổ, thời gian, khối lượng, quy mô thực hiện hành vi xâm phạm (trên địa bàn một huyện của một tỉnh, nhiều huyện của nhiều tỉnh khác nhau, thời gian dài hay ngắn, khối lượng lớn hay nhỏ, quy mô thương mại...);

- ảnh hưởng, hậu quả của hành vi xâm phạm (ảnh hưởng ở trong nước, quốc tế đối với danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng của chủ thể quyền; hậu quả về vật chất đối với chủ thể quyền).

c.3) Toà án phải căn cứ vào từng đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm để ấn định mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo mức nêu tại điểm c.2 tiểu mục 2.1 mục 2 này.

Nếu trong vụ tranh chấp có nhiều đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, thì mức bồi thường thiệt hại chung cho tất cả các đối tượng đó cũng không được vượt quá mức 500 triệu đồng.

2.2. Toà án quyết định bồi thường thiệt hại về tinh thần khi nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về tinh thần cho mình. Trong trường hợp nguyên đơn không chứng minh được có thiệt hại về tinh thần, thì Toà án không chấp nhận yêu cầu này của họ. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, tuỳ mức độ tổn thất về tinh thần của chủ thể quyền căn cứ vào tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng và những tổn thất khác về tinh thần do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra cho chủ thể quyền mà Toà án quyết định mức bồi thường trong giới hạn từ 5 (năm) triệu đồng đến 50 (năm mươi) triệu đồng.

2.3. Khi áp dụng quy định tại Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ và hướng dẫn tại tiểu mục 2.1 mục 2 này của Thông tư liên tịch, nếu trong vụ tranh chấp có nhiều đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, thì mức bồi thường thiệt hại được xác định riêng cho từng đối tượng đó. Nếu đối với đối tượng này Toà án có thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ và đối với đối tượng kia Toà án không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ, thì Toà án có thể áp dụng đồng thời các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ để xác định mức bồi thường thiệt hại chung.

2.4. Về thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư.

Trong tố tụng dân sự, theo quy định tại khoản 3 Điều 144 của Bộ luật tố tụng dân sự, chi phí cho luật sư do người yêu cầu chịu, trừ trường hợp các bên đương sự có thoả thuận khác.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ, thì chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Toà án buộc tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư.

Chi phí hợp lý để thuê luật sư là chi phí thực tế cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc; kỹ năng, trình độ của luật sư và lượng thời gian cần thiết để nghiên cứu vụ việc. Mức chi phí bao gồm mức thù lao luật sư và chi phí đi lại, lưu trú cho luật sư. Mức thù lao do luật sư thoả thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý dựa trên các căn cứ và phương thức tính thù lao quy định tại Điều 55 của Luật Luật sư.

II. VỀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI (CÁC ĐIỀU 206, 207 VÀ 208 CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ)

1. Về quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (Điều 206 của Luật sở hữu trí tuệ).

1.1. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi khởi kiện hoặc sau khi khởi kiện vụ án dân sự về quyền sở hữu trí tuệ.

a) Nếu họ yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại các Điều từ Điều 206 đến Điều 210 của Luật sở hữu trí tuệ, thì Toà án áp dụng các quy định tương ứng này của Luật sở hữu trí tuệ.

b) Nếu họ yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà trong Luật sở hữu trí tuệ không có quy định và biện pháp khẩn cấp tạm thời đó được quy định tại Chương VIII của Bộ luật tố tụng dân sự, thì Toà án áp dụng các quy định tương ứng của Bộ luật tố tụng dân sự. Khi chủ thể quyền sở hữu trí tuệ yêu cầu Toà án áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 102 của Bộ luật tố tụng dân sự, thì Toà án phải xem xét các biện pháp khẩn cấp tạm thời được yêu cầu áp dụng có liên quan đến lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ hay không để áp dụng cho phù hợp.

1.2. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 206 của Luật sở hữu trí tuệ; cụ thể như sau:

a) Đang có nguy cơ xảy ra thiệt hại không thể khắc phục được cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Thiệt hại là hậu quả tất yếu của hành vi xâm phạm sắp xảy ra và khi thiệt hại xảy ra thì không thể khắc phục được cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nếu không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó.

b) Hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc chứng cứ liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có nguy cơ bị tẩu tán hoặc bị tiêu huỷ nếu không được bảo vệ kịp thời.

- Tẩu tán là việc phân tán nhanh hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc chứng cứ liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đi nhiều nơi để dấu.

- Tiêu huỷ là việc làm cho hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc chứng cứ liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị biến dạng hoặc bị mất hẳn đi, không để lại dấu vết.

1.3. Khi yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phải nêu rõ yêu cầu của mình thuộc trường hợp nào quy định tại khoản 1 Điều 206 của Luật sở hữu trí tuệ. Nếu đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện thì đơn khởi kiện phải được làm theo đúng quy định tại Điều 164 của Bộ luật tố tụng dân sự.

1.4. Trong trường hợp đơn khởi kiện đã có các nội dung để xác định việc thụ lý đơn khởi kiện và giải quyết vụ án là thuộc thẩm quyền của mình, nhưng cần phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác, thì Toà án thụ lý giải quyết đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay theo quy định tại khoản 3 Điều 117 của Bộ luật tố tụng dân sự và hướng dẫn tại mục 6 Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27-4-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” của Bộ luật tố tụng dân sự. Việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện và thụ lý vụ án được thực hiện theo quy định tại Điều 169 và Điều 171 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Toà án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là Toà án có thẩm quyền thụ lý đơn khởi kiện và giải quyết vụ án theo quy định tại các Điều 33, 34, 35 và 36 của Bộ luật tố tụng dân sự và hướng dẫn tại mục 1 Phần I của Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự.

1.5. Toà án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ trước khi nghe ý kiến của bên bị áp dụng biện pháp đó.

2. Về các biện pháp khẩn cấp tạm thời (Điều 207 của Luật sở hữu trí tuệ).

2.1. Toà án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại khoản 1 Điều 207 của Luật sở hữu trí tuệ và các biện pháp khác theo quy định tại Điều 102 của Bộ luật tố tụng dân sự khi đương sự có yêu cầu.

2.2. Đương sự có thể đồng thời yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 207 của Luật sở hữu trí tuệ và tại Điều 102 của Bộ luật tố tụng dân sự hoặc chỉ yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 207 của Luật sở hữu trí tuệ hoặc tại Điều 102 của Bộ luật tố tụng dân sự;

2.3. Hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện sản xuất, kinh doanh hàng hoá đó bị áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời được lưu giữ, quản lý trong khi chờ quyết định của Toà án về vụ tranh chấp.

Nguyên đơn có nghĩa vụ ứng trước chi phí lưu giữ, bảo quản...hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện sản xuất, kinh doanh hàng hoá đó.

Khi quyết định về vụ tranh chấp theo yêu cầu của nguyên đơn Toà án buộc bị đơn hoàn trả các chi phí đó như các chi phí quy định tại điểm a khoản 1 Điều 204 của Luật sở hữu trí tuệ và hướng dẫn tại tiểu mục 1.6 mục 1 Phần II này.

2.4. Hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện sản xuất, kinh doanh hàng hoá đó mà đang ở trên tàu biển hoặc các phương tiện vận tải khác thì chỉ được áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với các đối tượng này mà không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với phương tiện đó. Hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện sản xuất, kinh doanh hàng hoá đó được bốc dỡ ra khỏi phương tiện vận chuyển và đưa vào nơi bảo quản.

3. Về biện pháp bảo đảm (Điều 208 của Luật sở hữu trí tuệ)

3.1. Tuỳ theo yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà người yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải cung cấp cho Toà án các chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 203 của Luật sở hữu trí tuệ và khoản 1 Điều 117 của Bộ luật tố tụng dân sự để chứng minh cho sự cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó.

3.2. Thực hiện biện pháp bảo đảm.

Người yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không phân biệt theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hay quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, phải thực hiện biện pháp bảo đảm tương ứng. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Toà án buộc người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thực hiện biện pháp bảo đảm như sau:

a) Thực hiện biện pháp bảo đảm trong trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại khoản 1 Điều 207 của Luật sở hữu trí tuệ.

Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nộp khoản bảo đảm bằng một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 208 của Luật sở hữu trí tuệ; cụ thể như sau:

a.1) Nộp khoản tiền bằng 20% giá trị hàng hoá cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Toà án yêu cầu người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nêu rõ số lượng, chủng loại hàng hoá cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, dự kiến, ước tính giá trị hàng hoá đó để xác định giá trị hàng hoá cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời làm cơ sở cho việc ấn định khoản tiền bảo đảm.

Giá trị hàng hoá cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được xác định tại thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; dựa trên các căn cứ theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều 28 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP.

Nếu không thể xác định được giá trị hàng hoá cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết như: ước tính giá trị, thẩm định giá, định giá... mà vẫn không thể xác định được giá trị hàng hoá đó), thì Toà án quyết định khoản tiền bảo đảm phải nộp tối thiểu là hai mươi triệu đồng. Tuy nhiên cần lưu ý là điểm a khoản 2 Điều 208 của Luật sở hữu trí tuệ chỉ quy định giới hạn mức tối thiểu của khoản bảo đảm đối với trường hợp không thể xác định được giá trị của hàng hoá cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà không giới hạn mức tối đa đối với khoản bảo đảm. Do đó, nếu qua dự kiến và tạm tính, xem xét các tình tiết của vụ án mà thấy rằng thiệt hại thực tế có thể xảy ra và cao hơn mức bảo đảm tối thiểu là 20 triệu đồng, thì Toà án có thể ấn định mức bảo đảm cao hơn mức tối thiểu 20 triệu đồng, để người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nộp, tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

a.2) Chứng từ bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác (không phân biệt chứng từ bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng trong nước hay nước ngoài có giá trị bằng 20% giá trị hàng hoá cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc ít nhất bằng 20 triệu đồng). Chứng từ bảo lãnh có thể là: thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh được xác lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.

b) Thực hiện biện pháp bảo đảm trong trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại khoản 2 Điều 207 của Luật sở hữu trí tuệ.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 207 của Luật sở hữu trí tuệ, chủ thể quyền có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Do đó, khi quyết định áp dụng một trong các biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 102 của Bộ luật tố tụng dân sự, thì Toà án căn cứ vào quy định tại Điều 120 của Bộ luật tố tụng dân sự và hướng dẫn tại mục 8 của Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP
ngày 27-4-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” của Bộ luật tố tụng dân sự, xác định trường hợp cụ thể nào phải thực hiện biện pháp bảo đảm để buộc người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải thực hiện biện pháp bảo đảm.

III. VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHỨNG MINH CỦA ĐƯƠNG SỰ (ĐIỀU 203 CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ)

1. Các tranh chấp dân sự về quyền sở hữu trí tuệ là một trong các loại tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Do đó, nguyên đơn, bị đơn có quyền và nghĩa vụ chứng minh theo quy định tại Điều 79 của Bộ luật tố tụng dân sự và quy định tại Điều 203 của Luật sở hữu trí tuệ.

1.1. Do tính chất đặc thù của quyền sở hữu trí tuệ, tuỳ từng loại tranh chấp và yêu cầu cụ thể, nguyên đơn thực hiện quyền và nghĩa vụ chứng minh như sau:

a) Nguyên đơn chứng minh mình là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ bằng một trong các chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 203 của Luật sở hữu trí tuệ và quy định tại Điều 24 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP.

b) Đối với trường hợp tranh chấp phát sinh do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, để chứng minh quyền sở hữu trí tuệ của mình bị xâm phạm, nguyên đơn phải cung cấp các chứng cứ về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định tại khoản 3 Điều 203 của Luật sở hữu trí tuệ và quy định tại Điều 25 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP.

c) Khi xem xét có hay không có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà nguyên đơn khai trong đơn khởi kiện, Toà án căn cứ vào quy định tại các Điều 28, 35, 126, 127, 129 và 130 của Luật sở hữu trí tuệ quy định về các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp. Đồng thời phải áp dụng các quy định tại Chương II từ Điều 5 đến Điều 15 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP để xác định yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Do đặc thù của quyền sở hữu trí tuệ, trong một số trường hợp cá nhân, tổ chức sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ mà không bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, Toà án tuỳ đối tượng sở hữu trí tuệ cụ thể mà căn cứ vào quy định tại các Điều 25, 26, 32 và 33, các khoản 2 và 3 Điều 125, 133 và 134 của Luật sở hữu trí tuệ để xác định có hay không có hành vi xâm phạm.

1.2. Theo quy định tại khoản 4 Điều 203 của Luật sở hữu trí tuệ, thì đối với vụ kiện về xâm phạm quyền đối với sáng chế là quy trình sản xuất sản phẩm, thì nghĩa vụ chứng minh thuộc về bị đơn. Bị đơn phải chứng minh sản phẩm của mình được sản xuất theo một quy trình khác với quy trình được bảo hộ trong các trường hợp quy định tại các điểm a và b khoản 4 Điều 203 của Luật sở hữu trí tuệ. Toà án yêu cầu bị đơn xuất trình chứng cứ chứng minh họ không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế của nguyên đơn.

2. Nguyên đơn có quyền yêu cầu Toà án ra quyết định buộc bên kiểm soát chứng cứ phải đưa ra chứng cứ đó theo quy định tại khoản 5 Điều 203 của Luật sở hữu trí tuệ và quy định tại Điều 94 của Bộ luật tố tụng dân sự và hướng dẫn tại mục 8 Phần IV của Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP
ngày 17-9-2005 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về “Chứng minh và chứng cứ”.

3. Nguyên đơn phải chứng minh thiệt hại đã xảy ra đối với mình; phải xuất trình các chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra (các loại thiệt hại, trong mỗi loại thiệt hại bao gồm các tổn thất gì....) và nêu cụ thể các căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ.

IV. QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP DÂN SỰ (ĐIỀU 202 CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ)

Toà án áp dụng các biện pháp dân sự theo quy định tại Điều 202 của Luật sở hữu trí tuệ để giải quyết các vụ án dân sự về quyền sở hữu trí tuệ.

Tuỳ trường hợp cụ thể Toà án có thể áp dụng một hoặc nhiều hoặc tất cả các biện pháp dân sự đồng thời cùng lúc trong quá trình giải quyết một vụ án dân sự về quyền sở hữu trí tuệ.

1. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm

1.1. Theo yêu cầu của người khởi kiện, Toà án quyết định buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chấm dứt ngay hành vi xâm phạm (ví dụ: buộc người có hành vi xâm phạm quyền tác giả chấm dứt việc sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chấm dứt việc sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó...).

1.2. Toà án có thể quyết định buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chấm dứt hành vi xâm phạm trong bản án hoặc trong quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại Điều 206, khoản 2 Điều 207 của Luật sở hữu trí tuệ và quy định tại khoản 12 Điều 102 và Điều 115 của Bộ luật tố tụng dân sự.

1.3. Trong bản án, quyết định, Toà án phải nêu cụ thể các quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, Toà án cũng phải quy định rõ những việc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải thực hiện và không được thực hiện để thi hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Toà án.

1.4. Theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật tố tụng dân sự, thì quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có hiệu lực thi hành ngay.
Do đó, nếu người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khiếu nại quyết định đó, thì trong thời hạn khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo quy định tại các Điều 124 và 125 của Bộ luật tố tụng dân sự, họ vẫn phải thi hành quyết định đó.

Đối với trường hợp Toà án quyết định trong bản án việc buộc chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà bản án đó bị kháng cáo, kháng nghị, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 254 của Bộ luật tố tụng dân sự “Những phần của bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì chưa được đưa ra thi hành, trừ trường hợp pháp luật quy định cho thi hành ngay”.

Do đó, cần căn cứ vào quy định cụ thể của văn bản quy phạm pháp luật cho thi hành ngay phần bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị và quy định nêu trên của Bộ luật tố tụng dân sự để tuyên trong bản án, quyết định là: “Quyết định buộc chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được thi hành ngay mặc dù bị kháng cáo, kháng nghị”.

2. Buộc xin lỗi, cải chính công khai

2.1. Toà án quyết định trong bản án, quyết định về việc buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải xin lỗi, cải chính công khai nhằm khôi phục danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng... cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm.

Ví dụ: Người có hành vi xâm phạm quyền tác giả đã sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm làm cho công chúng hiểu lầm về tác giả gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Việc buộc xin lỗi, cải chính công khai nhằm mục đích bảo vệ quyền nhân thân của tác giả quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật sở hữu trí tuệ (bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm) và khôi phục danh dự, uy tín cho tác giả.

Trong trường hợp các đương sự thoả thuận được với nhau về nội dung, cách thức xin lỗi, cải chính công khai và chi phí thực hiện việc xin lỗi, cải chính đó mà thoả thuận đó không trái pháp luật, đạo đức xã hội, thì Toà án công nhận sự thoả thuận của họ.

2.2. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được với nhau về nội dung, cách thức thực hiện việc xin lỗi, cải chính công khai và chi phí thực hiện, thì Toà án căn cứ vào tính chất hành vi xâm phạm và mức độ, hậu quả do hành vi đó gây ra quyết định về nội dung, thời lượng xin lỗi, cải chính công khai và chi phí thực hiện. Việc xin lỗi, cải chính công khai có thể được thực hiện trực tiếp tại nơi có địa chỉ chính của người bị thiệt hại hoặc đăng công khai trên báo hàng ngày của cơ quan trung ương, báo địa phương nơi có địa chỉ chính của người bị thiệt hại trong ba số liên tiếp.

3. Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự

Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự được Toà án quyết định áp dụng đối với người có hành vi vi phạm nghĩa vụ đối với chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. [không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã thoả thuận theo hợp đồng và phải chịu trách nhiệm dân sự đối với chủ thể quyền sở hữu trí tuệ (người có quyền)].

Khi áp dụng biện pháp này cần căn cứ vào các quy định tương ứng tại các mục 2 và 3 Chương XVII, Phần thứ ba của Bộ luật dân sự năm 2005.

4. Buộc bồi thường thiệt hại

4.1. Người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà gây thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, thì phải bồi thường.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xác định theo các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 604 của Bộ luật dân sự và hướng dẫn tại mục 1 Phần I của Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08-7-2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

4.2. Do Bộ luật dân sự có quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại, xác định thiệt hại và cách thức bồi thường thiệt hại khác với quy định của Luật sở hữu trí tuệ; do đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật sở hữu trí tuệ khi giải quyết yêu cầu về bồi thường thiệt hại phải áp dụng các quy định tại các Điều 204 và 205 của Luật sở hữu trí tuệ, các Điều 16, 17, 18, 19 và 20 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại mục I Phần A của Thông tư liên tịch này.

5. Buộc tiêu huỷ hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với Điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

5.1. Toà án xem xét quyết định buộc tiêu huỷ hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện nêu trên mà không phụ thuộc vào việc chủ thể quyền có yêu cầu hay không có yêu cầu.

5.2. Việc buộc tiêu huỷ hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại phải căn cứ vào quy định tại khoản 5 Điều 202 của Luật sở hữu trí tuệ, các Điều 30 và 31 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP.

Ví dụ: Công ty X. sử dụng trái phép nhãn hiệu mì chính “AJINOMOTO” của Công ty A. đang được người tiêu dùng ưa chuộng trên thị trường để gắn vào sản phẩm mì chính của mình để bán trên thị trường. Công ty A. đã khởi kiện Công ty X. yêu cầu Toà án buộc Công ty X. phải chấm dứt hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu “AJINOMOTO”, tiêu huỷ số nhãn hiệu đã được in ấn nhưng chưa sử dụng và xử lý số mì chính mang nhãn hiệu “AJINOMOTO” giả mạo. Toà án căn cứ vào quy định tại khoản 5 Điều 202 của Luật sở hữu trí tuệ và Điều 30 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quyết định buộc Công ty X. tiêu huỷ số nhãn hiệu giả mạo bị thu giữ, loại bỏ nhãn hiệu “AJINOMOTO” ra khỏi hàng hoá mì chính và quyết định phân phối số mì chính đó cho Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi của huyện B. sử dụng vì mục đích nhân đạo.

5.3. Khi quyết định buộc tiêu huỷ hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Toà án phải quyết định trách nhiệm của người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chịu chi phí cho việc tiêu huỷ đó.

C. PHỐI HỢP TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trong quá trình giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Toà án, Viện kiểm sát với Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), các Sở Văn hoá - Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), các Sở Khoa học và Công nghệ nơi thụ lý vụ án, Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) để thực hiện các việc sau đây:

1. Khi có vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ mà Toà án đã có văn bản yêu cầu trao đổi ý kiến, thì Cục Bản quyền tác giả, Sở Văn hoá - Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Internet Việt Nam có trách nhiệm trả lời về các vấn đề mà Toà án yêu cầu.

2. Khi tiến hành việc truy tố, xét xử các vụ án hình sự mà thấy có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Viện kiểm sát, Toà án cần thông báo cho Cục Bản quyền tác giả, Sở Văn hoá-Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Internet Việt Nam để các cơ quan này thực hiện theo dõi, thống kê tình hình hoạt động kết quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân trong phạm vi chức năng của mình.

3. Trong quá trình xử lý xâm phạm, giải quyết tranh chấp, nếu thấy hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự, thì các cơ quan chức năng thông báo và chuyển tài liệu có liên quan cho Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền xem xét, quyết định việc xử lý về hình sự.

D. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA THÔNG TƯ

1. Thông tư này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT ngày 05-12-2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả tại Toà án
nhân dân.

2. Các vụ án trước đây đã được giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật mà bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật thì không áp dụng hướng dẫn tại Thông tư này để kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm, trừ trường hợp có những căn cứ khác.

3. Đối với những vụ án về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ phát sinh trước ngày 01-01-2006 (ngày Bộ luật dân sự năm 2005 có hiệu lực), thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 1995, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 1995 về sở hữu trí tuệ để giải quyết.

4. Đối với những vụ án về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ ngày 01-01-2006 đến trước ngày 01-7-2006 (ngày Luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực), thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 2005, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về sở hữu trí tuệ để giải quyết.

Trong quá trình áp dụng hướng dẫn tại Thông tư này, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới, thì Toà án các cấp cần báo cáo bằng văn bản để Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời.

KT. CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO PHÓ CHÁNH ÁN Đặng Quang Phương

KT. VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO PHÓ VIỆN TRƯỞNG Khuất Văn Nga

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng	KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỨ TRƯỞNG Nguyễn Quân	KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP THỨ TRƯỞNG Đinh Trung Tụng
Nơi nhận: - Toà án nhân dân tối cao (để sao gửi cho các TAND địa phương và các đơn vị chức năng để thực hiện và các cơ quan có thẩm quyền để báo cáo); - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (để sao gửi - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; cho các đơn vị - Bộ Khoa học và Công nghệ; và cơ quan trực thuộc - Bộ Tư pháp; để thực hiện) - Văn phòng Chính phủ (hai bản để đăng Công báo); - Lưu: TANDTC, VKSNDTC, BVHTT&DL, BKH&CN, BTP.

Tiếng Anh (English)

THE SUPREME PEOPLES COURT THE SUPREME PEOPLES PROCURACY THE MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY THE MINISTRY OF JUSTICE ------	SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence - Freedom - Happiness ----------
No. 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP	Hanoi, April 3, 2008

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE APPLICATION OF A NUMBER OF LEGAL PROVISIONS TO THE SETTLEMENT OF DISPUTES OVER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AT PEOPLES COURTS

In order to properly and uniformly apply legal provisions to the settlement of disputes over intellectual property rights at peoples courts, the Supreme Peoples Court, the Supreme Peoples Procuracy, the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the Ministry of Science and Environment and the Ministry of Justice jointly provide the following guidance:

A. GENERAL MATTERS

I. DISPUTES OVER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS WHICH FALL UNDER THE HANDLING COMPETENCE OF PEOPLES COURTS (SPECIFIED IN CLAUSE 4, ARTICLE 25 AND CLAUSE 2, ARTICLE 29 OF THE CIVIL PROCEDURE CODE)

1. Disputes over copyright

a/ Disputes among individuals over copyright to literature, artistic or scientific works or derivative works;

b/ Disputes among co-authors over division of the co-authorship right;

...

...

...

d/ Disputes between copyright owners and authors over royalties or remunerations for authors who have created works under task assignments or contracts;

e/ Disputes over the exercise of moral rights or economic rights of authors or copyright owners;

f/ Disputes over copyright to computer programs or data compilations between entities that provide finance and physical conditions decisive to the development of computer programs or data compilations and designers and developers of these computer programs or data compilations;

g/ Disputers over copyright to cinematographic or dramatic works between entities that invest finance and material-technical facilities in the production of these works and persons who participate in the creation of these works and producers of these works, or disputes between them over royalties, remunerations and other material benefits;

h/ Disputes between copyright owners and users of published works that are not required to ask for authority or pay royalties or remunerations for the reason that such use affects the normal utilization of these works or causes harms to rights of work authors or copyright owners;

i/ Disputes between copyright owners and users of published works that are not required to ask for authority but are obliged to pay royalties or remunerations for the reason that the users fail to pay royalties or remunerations or affect the normal utilization of these works or cause harms to rights of work authors or copyright owners;

j/ Disputes over contracts on copyright assignment or licensing, or disputes over contracts on copyright service;

k/ Disputes arising from acts of infringing upon copyright;

l/ Disputes over succession or inheritance of economic rights as specified in Article 20 and moral rights as specified in Clause 3, Article 19 of the Intellectual Property Law.

...

...

...

2. Disputes over related rights

a/ Disputes between investors and performers over moral rights and economic rights to performances; disputes between performers and users of economic rights to performances over remunerations;

b/ Disputes between producers of phonograms or video recordings and entities exercising rights of producers of phonograms or video recordings over material benefits from public distribution of these phonograms or video recordings;

c/ Disputes between broadcasting organizations and users of rights of broadcasting organizations over material benefits from audio or video recording or public distribution of these organizations broadcasts;

d/ Disputes between performers, producers of phonograms or video recordings or broadcasting organizations and entities exercising related rights that are not required to ask for authority or pay royalties or remunerations for the reason that the use of these performances, phonograms, video recordings or broadcasts affects their normal utilization and cause harms to rights of performers, producers of phonograms or video recordings or broadcasting organizations:

e/ Disputes between authors, copyright owners, performers, producers of phonograms or video recordings or broadcasting organizations and users of related rights that are not required to ask for authority but are obliged to pay royalties or remunerations for the reason that users are not required to pay royalties or remunerations or the use affects the normal utilization of performances, phonograms, video recordings, broadcasts and causes harms to rights of performers, producers of phonograms or video recordings or broadcasting organizations;

f/ Disputes over related rights to performances, phonograms, video recordings or broadcasts (who are owners of these performances, phonograms, video recordings or broadcasts);

g/ Disputes arising from acts of infringing upon related rights;

h/ Disputes over succession or inheritance of related rights;

...

...

...

3. Disputes over industrial property rights

a/ Disputes over the right to register inventions, industrial designs, layout designs, marks or geographical indications;

b/ Disputes over the priority right to applications for registration of inventions, industrial designs or marks;

c/ Disputes over author rights to inventions, industrial designs or layout designs;

d/ Disputes over moral rights or economic rights of authors of inventions, industrial designs or layout designs;

e/ Disputes over temporary rights to inventions, industrial designs or layout designs between entities having the right to file applications for registration of inventions, industrial designs or layout designs and entities currently using these industrial property objects, or disputes over compensations between holders of protection titles and users of inventions, industrial designs or layout designs:

f/ Disputes over the right to prior use of inventions or industrial designs between owners of these inventions or industrial designs and prior users of these inventions or industrial designs related to the transfer of such right to other entities, expansion of the use scope or volume without authority of owners of these industrial property objects;

g/ Disputes over compensations between holders of protection titles of inventions, industrial designs or layout designs and users of these inventions, industrial designs or layout designs during the period from the date of publication of protection title applications on the Industrial Property Official Gazette to the date of grant of protection titles;

h/ Disputes over rights of owners of industrial property objects (including disputes over right portions of co-owners);

...

...

...

j/ Disputes arising from infringements of rights of authors of inventions, industrial designs or layout designs;

k/ Disputes over remunerations paid to authors of inventions, industrial designs or layout designs;

l/ Disputes over contracts on assignment of industrial property rights or contracts on licensing of industrial property objects; or disputes over contracts on industrial property representation services:

m/ Disputes over succession or inheritance of industrial property rights, economic rights of authors of inventions, industrial designs or layout designs;

n/ Disputes arising from acts of unfair competition;

o/ Other disputes over industrial property rights as specified by law.

II. RIGHT TO INSTITUTE CIVIL LAWSUITS ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. Right to institute civil lawsuits over copyright or related rights

a/ Individuals and organizations defined in Article 14 of the Governments Decree No. 100/2006/ND-CP of September 21, 2006, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Civil Code and the Intellectual Property Law on copyright and related rights (below referred to as Decree No. 100/2006/ND-CP for short) may institute civil lawsuits over copyright or related rights at competent peoples courts for protection of their rights and lawful interests.

...

...

...

2. Right to institute civil lawsuits over industrial property rights belongs to:

a/ Individuals and organizations involved in disputes over the right to register inventions, industrial designs, layout designs, marks or geographical indications;

b/ Authors or co-authors of inventions, industrial designs, layout designs;

c/ Holders of protection titles of inventions, industrial designs, layout designs;

d/ Holders of certificates of registered or internationally registered marks, which are accepted for protection in Vietnam, owners of well known marks;

e/ Holders of industrial property rights to business secrets or trade names;

f/ Individuals and organizations having the lawful right to use geographical indications, organizations or collectives representing individuals and organizations empowered to use geographical indications;

g/ Organizations and individuals possessing industrial property objects involved in acts of unfair competition in the domain of industrial property;

h/ Lawful heirs of authors of inventions, industrial designs or layout designs; or lawful heirs or heirs of industrial property rights of owners of industrial property objects;

...

...

...

jl Individuals and organizations that are lawfully licensed to use industrial property objects;

k/ Individuals and organizations that are licensed to use industrial property objects under decisions of competent state agencies:

l/ Other rights holders as defined by law.

III. CONDITIONS ON INSTITUTION OF CIVIL LAWSUITS OVER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. Conditions on institution of a civil lawsuit over copyright or related rights

a/ The copyright and related rights have been established under Clauses 1 and 2, Article 6 of the Intellectual Property Law.

The author, copyright holder or related rights holder may file an application for a registration certificate of copyright or related rights under Article 49 of the Intellectual Property Law. However, this is not a compulsory procedure for enjoyment of copyright or related rights.

If parties involved in a dispute over copyright or related rights institute a lawsuit to request a court to protect their lawful rights and interests, the court shall consider the case regardless of whether or not they have registration certificates of copyright or related rights or whether or not they have filed applications for registration of copyright or related rights.

b/ The duration of protection of copyright or related rights has not expired under the law on intellectual property.

...

...

...

The duration of protection of copyright or related rights is specified in Clauses 2 and 3, Article 739 of the 2005 Civil Code, Articles 27 and 34 of the Intellectual Property Law and Article 26 of Decree No. 100/2006/ND-CP.

Upon the expiration of the duration of protection of copyright or related rights under the above provisions (except for moral rights specified in Clauses 1, 2 and 4, Article 19 of the Intellectual Property Law), rights of the author, copyright holder and related rights holder will no longer be protected by the State and the law. Unless the law specifies no protection duration for copyright, the court shall accept lawsuit petitions for handling only in case these rights are still in the protection duration.

2. Conditions on institution of a civil lawsuit over industrial property rights

2.1. Industrial property rights have been established on the grounds specified in Clause 3, Article 6 of the Intellectual Property Law and -Article of the Governments Decree No. 103/2006/ND-CP of September 22, 2006, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Intellectual Property Law on industrial property (below referred to as Decree No. 103/2006/ND-CP for short).

It is necessary to clearly identify industrial property object(s) (invention, industrial design, layout design or mark) being the subject matter of the dispute in order to determine the grounds for the establishment of industrial property rights to such object(s) because grounds for the establishment of industrial property rights to an industrial property object are not the same in any circumstances and the registration procedure is required in some cases but not in other cases. For example, industrial property rights to a mark are established under a decision of the National Office of Intellectual Property (the Ministry of Science and Technology) on the grant of a protection title under the registration procedure specified in the Intellectual Property Law and other relevant legal documents, or on the recognition of an international registration under a treaty to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party. Particularly, industrial property rights to a well known mark can be established on the basis of the wide and practical use of that mark and the criteria specified in Article 75 of the Intellectual Property Law without having to pass the registration procedure.

For a dispute over industrial property rights to an industrial property object and it is necessary to ascertain whether or not these industrial property rights have been lawfully established, the following grounds must be based on:

a/ The protection title granted by the National Office of Intellectual Property (the Ministry of Science and Technology) to the party filing the registration application for an invention, layout design, industrial design, mark (other than well known marks) or geographical indication. For internationally registered marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol, decisions of state management agencies on recognition of these marks must be based on.

b/ Protection conditions for industrial property objects being well known marks, trade names, business secrets or the right to suppression of unfair competition specified in Sections 4, 5 and 7, Chapter VII of the Intellectual Property Law.

2.2. The duration of protection of industrial property rights has not expired under the law on intellectual property.

...

...

...

For example: The scope of protection of an invention should be determined based on the invention patent granted by the National Office of Intellectual Property (the Ministry of Science and Technology).

b/ For industrial property rights established for trade names and business secrets, the scope of rights shall be determined under Clauses 2 and 3, Article 16 of Decree No. 103/2006/ND-CP.

c/ The duration of protection of industrial property rights shall be determined according to the validity duration of protection titles specified in Article 93 of the Intellectual Property Law. In case of expiration of the validity duration or invalidation of a protection title for an industrial property object, industrial property rights to this object also terminate.

If the protection duration expires or an industrial property rights protection title expires or is invalidated, rights of the industrial property rights holder will no longer be protected by the State and the law. Courts shall therefore accept lawsuit petitions for handling only if the infringement is committed when the protection title is still valid or the industrial property object is still in the protection duration.

IV. APPLICATION OF LAW

1. Application of domestic legal documents

1.1. In case of inconsistency between the Intellectual Property Laws provisions on intellectual property and relevant provisions of other laws, the Intellectual Property Laws provisions prevail.

Before deciding on the application of the Intellectual Property Laws provisions or other legal documents, it is necessary to review separately legal documents containing provisions on intellectual property (including the 2005 Civil Code), and compare the intellectual property provisions of these legal documents with relevant provisions of the Intellectual Property Law in order to identify inconsistencies between them.

Example 1: Clause 3, Article 738 of the 2005 Civil Code specifies economic rights under copyright, including:

...

...

...

b/ Authorized making of derivative works;

c/ Distribution or import of original works and copies thereof;

d/ Communication of works to the public;

e/ Lease of original computer programs or copies thereof.

Clause 1, Article 20 of the Intellectual Property Law provides for six economic rights. Compared to Clause 1, Article 20 of the Intellectual Property Law, Clause 3, Article 738 of the 2005 Civil Code provides differently for the right to display works to the public or lease original cinematographic works or copies thereof. Therefore, the provisions of Point b or f, Clause 1, Article 20 of the Intellectual Property Law should be applied to the settlement of disputes over these rights.

Example 2: The Customs Law stipulates the temporary postponement of customs procedures for imports or exports requiring the protection of intellectual property rights in Articles 57, 58 and 59. Meanwhile, the Intellectual Property Law stipulates the control of imports and exports related to intellectual property in Articles 216 thru 219. As a result, if the Intellectual Property Laws provisions on control of imports and exports related to intellectual property are affirmed to be different from relevant provisions of the Customs Law, the provisions of the Intellectual Property Law prevail.

1.2. For civil matters related to intellectual property which are not governed by the Intellectual Property Law, the relevant provisions of the Civil Code will apply.

Upon application of law to the settlement of disputes over intellectual property rights, the provisions of the Intellectual Property Law and the 2005 Civil Code (Part Six on Intellectual Property Rights and Technology Transfer, from Article 736 to Article 753) must be based on to ascertain whether or not the subject matters of those disputes are specified in the Intellectual Property Law or the 2005 Civil Code. If there are grounds to affirm that these subject matters are not specified in the Intellectual Property Law but are specified in the 2005 Civil Code, the relevant provisions of the 2005 Civil Code will apply.

For example: Under Article 40 of the Intellectual Property, organizations and individuals that inherit the copyright according to the provisions of law on inheritance will be holders of the rights specified in Article 20 and Clause 3, Article 19 of the Law. Because the Intellectual Property does not specifically stipulate the inheritance of copyright, the provisions of the 2005 Civil Codes Part Four on Inheritance must be applied to the settlement of disputes over copyright inheritance.

...

...

...

If a treaty to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party contains provisions different from those of the Intellectual Property Law, provisions of that treaty prevail.

2.1. A treaty to which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded means a written agreement concluded or acceded to in the name of the State or the Government of the Socialist Republic of Vietnam with one or more than one nation, international organization or other entities of international law, irrespective of its title: treaty, convention, agreement, pact, accord, protocol, memorandum of understanding, diplomatic note or a document otherwise titled (Clause 1, Article 2 of the Law on Conclusion, Accession and Implementation of Treaties).

2.2. Treaties include:

a/ Multilateral treaties

For example:

- The 1971 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

- The 1883 Paris Convention for the Protection of Industrial Property (revised in 1979).

- The 1891 Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Madrid Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.

b/ Bilateral treaties

...

...

...

- The 2001 Vietnam-US Bilateral Trade Agreement.

- The 2000 Vietnam-Switzerland Agreement for the Protection of Intellectual Property Rights.

c/ Multilateral or bilateral treaties might be those established exclusively for the protection of intellectual property or those concerning different domains, including protection of intellectual property.

For example:

- The 1971 Berne Convention is a multilateral treaty established exclusively for the protection of literary and artistic works.

- The Vietnam-US Bilateral Trade Agreement is a treaty concerning different domains, including provisions on intellectual property protection (Chapter I: Trade in Goods, Chapter II: Intellectual Property Rights, and Chapter III: Trade in Services).

2.3. Conditions on application of treaties

a/ Treaties on intellectual property to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party are in force when acts or events being subject matters of disputes occur.

b/ Provisions of these treaties on intellectual property are different from those of Vietnams legal documents on the same matter.

...

...

...

c/ In case a Vietnamese legal document contains provisions similar to those of a treaty on the same matter, Vietnamese legal provisions will apply.

d/ In case an intellectual property-related matter is not governed by Vietnamese law, relevant provisions of a treaty concerning this matter will apply.

e/ In case of a dispute over intellectual property rights involving individuals or organizations of a foreign country which, together with the Socialist Republic of Vietnam, is a contracting party of treaties, the treaty with the latest date of entry into force will apply, unless otherwise jointly provided for or agreed by this country and the Socialist Republic of Vietnam.

For example:

Clause 3, Article 1, Chapter II (Intellectual Property Rights) of the Vietnam-US Trade Agreement stipulates:

:To provide adequate and effective protection and enforcement of intellectual property rights, each Party shall, at a minimum, give effect to this Chapter and the substantive economic provisions of:

A. the Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of their Phonograms, 1971;

B. the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1971;

C. the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1967;

...

...

...

E. the Convention Relating to the Distribution of Program-Carrying Signals Transmitted by Satellite (1974).

Therefore, relevant provisions of both the Vietnam-US Trade Agreement and the Berne Convention must be applied to settling copyright disputes involving US individuals and organizations.

V. Application of transitional provisions to settling disputes over intellectual property rights

1. Application of the law on intellectual property to settling disputes over copyright and related rights

Copyright and related rights protected under legal documents, which took effect before the effective date of the Intellectual Property Law (July 1, 2006), will continue to be protected if their protection duration was still valid by this date. Courts shall therefore apply the provisions of the Intellectual Property Law when settling disputes over these rights.

2. Application of the law on intellectual property to settling disputes over industrial property rights

For industrial property rights established under protection titles granted under legal provisions in force before the effective date of the Intellectual Property Law (July 1, 2006), and if procedures for maintenance, extension, modification, licensing, ownership assignment or settlement of disputes over those protection titles are compliant with the provisions of the Intellectual Property Law, except for those on grounds for invalidation of protection titles, only provisions of legal documents in force by the time of grant of those protection titles will apply.

Courts shall therefore apply the provisions of the Intellectual Property Law when settling disputes over the above industrial property rights, except for disputes related to the determination of validity of protection titles, to which provisions concerning grounds for invalidation of protection titles of legal documents in force by the time of grant of those protection titles will apply.

VI. INTELLECTUAL PROPERTY ASSESSMENT

...

...

...

B. SOME PROVISIONS OF THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW

I. REGARDING CLAIMS FOR COMPENSATIONS FOR DAMAGE (ARTICLES 204 AND 205 OF THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW)

1. Compensable damage caused by infringements of intellectual property rights includes material damage and spiritual damage.

1.1. Material damage includes:

a/ Property loss;

b/ Decreases in income and profit;

c/ Loss of business opportunities;

d/ Reasonable expenses for prevention and remedy of damage.

1.2. Spiritual damage includes:

...

...

...

1.3. Material and spiritual damage is actual physical and spiritual losses directly caused by infringements to intellectual property rights holders and determined on the bases specified in Clause 2, Article 16 of Decree No. 105/2006/ND-CP. When the provisions of Clause 2, Article 16 of Decree No. 105/ND-CP are applied, attention must be paid to the following points:

An actual loss is regarded as having occurred when all of the following bases exist:

a/ Physical or spiritual benefit is real and belongs to the aggrieved persons.

Physical or spiritual benefit is the outcome (product) of intellectual property rights and the aggrieved person is entitled to that physical or spiritual benefit.

b/ The aggrieved person could achieve that physical or spiritual benefit.

The aggrieved person could achieve (collect) that physical or spiritual benefit under certain conditions, provided no infringement is committed.

c/There is a decrease in or loss of the benefit of the aggrieved person after the intellectual property right infringement is committed as compared to the possibility of achieving that benefit when such infringement does not happen and it constitutes the direct cause of such decrease in or loss of that benefit, specifically as follows:

Before an intellectual property right infringement happens, the aggrieved person has already achieved the physical or spiritual benefit. Upon the commission of the infringement, the aggrieved person suffers from a decrease in or loss of the previously achieved benefit, and there exists a causal relation between the infringement and the benefit decrease or loss. The benefit decrease or loss is the inevitable consequence of the infringement and vice versa the infringement is the direct cause of the benefit decrease or loss.

1.4. Losses of property are determined under Article 17 of Decree No. 105/2006/ND-CP

...

...

...

For example: In case of a claim for compensation for a loss of property caused by a mark infringement, it is necessary to clearly state the value of the mark at the time of infringement and bases for determination of the mark value.

1.5. Decrease in incomes or profits is determined under Article 18 of Decree No. 105/2006/ND-CP.

In order to determine decrease in incomes or profits of aggrieved persons, it is necessary to determine whether or not they earn incomes or profits before infringements are committed.

a/ Incomes or profits include:

a.1/ Incomes or profits earned by aggrieved persons from the direct use and exploitation of intellectual property objects.

For example: The owner of an invention manufactures patented products in accordance with Point a, Clause 1, Article 124 of the Intellectual Property Law and sell them for profits.

a.2/ Incomes or profits earned by aggrieved persons from the lease of infringed intellectual property objects (original cinematographic works or computer programs or copies thereof).

For example: The holder of copyright to a cinematographic work or a computer program exercises the economic right provided for at Point f, Clause 1, Article 20 of the Intellectual Property Law by leasing the original cinematographic work or computer program or copies thereof and receiving rents or other physical benefits from organizations and individuals renting that cinematographic work or computer program.

a.3/ Incomes or profits earned by aggrieved persons from the licensing of intellectual property objects.

...

...

...

b/ Based on determined incomes or profits of aggrieved persons, it is necessary to determine the level of decrease in their incomes or profits on one of the bases specified in Clause 2, Article 18 of Decree No. 105/2006/ND-CP.

For example: If incomes or profits are earned from the direct use or exploitation of intellectual property rights, levels of actual incomes or profits earned before and after infringing acts are committed must be compared in order to clearly identify the level of income or profit decrease. If an aggrieved persons income or profit amount earned after an infringement is committed is smaller than his/her income or profit amount earned before the infringement is committed, the difference between these amounts is the aggrieved persons actual income or profit decrease.

Upon determination of incomes or profits of aggrieved persons, it is necessary to clearly identify objective factors which affect the increase or decrease of incomes or profits of aggrieved persons but are not related to the infringements of intellectual property rights in order to ensure the correct determination of the aggrieved persons actual income or profit decreases.

Any case in which an infringement of intellectual property rights is actually committed and the determination of damage shows that the aggrieved partys income or profit amounts earned after the infringement is committed do not decrease compared to those earned before the infringement but are still smaller than those they should actually have earned in the absence of the infringement would also be considered a case of income or profit decrease.

For example: In 2004. Company A invested in a new technological line to manufacture building steel bearing the mark TN which is sold well on the construction market. Based on received product orders. Company A could sell up to 200,000 tons of steel TN and earn a turnover of VND 10 billion and a profit VND 2 billion (100%). Company B illegally affixed the mark TN of Company A on its steel products and sold them on the market, causing a loss of 20% of Company As market share. Consequently, Company A could not sell 40,000 tons of steel and suffered a decrease of 20% in both expected turnover and profit (VND 400 million). Though Company As profit amount earned in 2006 saw no decrease compared to that earned in 2005, its expected profit amount actually decreased by VND 40 million due to Company Bs infringement. This decrease is therefore considered a loss of Company A.

1.6. Losses in business opportunities are determined under Article 19 of Decree No. 105/ND-CP.

A business opportunity means a favorable circumstance or an actual possibility of directly using or exploiting, leasing, licensing or assigning intellectual property objects by intellectual property rights holders to other parties for profit.

a/ Business opportunities include:

a.1/ Actual possibility of directly using or exploiting intellectual property objects in business. More specifically, the direct use or exploitation of an intellectual property object in business (on the market for profit) by a right holder may become possible and realistic under certain conditions.

...

...

...

a.3/ Actual possibility of licensing or assigning intellectual property objects to other persons. More specifically, a right holder receives an order after making negotiations and reaching an agreement with a partner on principal terms of a contract. Such a contract will be signed and performed if there is no infringement of a third party.

a.4/ Other business opportunities the loss of which is directly caused by an infringement.

Opportunities mentioned in this case include opportunities of business entities to negotiate with partners, to conduct business or enter into cooperation in investment, marketing, advertisement or trade promotion through international exhibitions or displays, etc., which are lost because their intellectual property objects are appropriated by others.

b/ A loss in business opportunities means loss of the in-cash value of the income that the aggrieved person would have achieved in any of the cases referred to in Clause 1, Article 19 of Decree No. 105/2006/ND-CP and the guidance at Point a of this Item 1.6, if no infringement had been committed.

When considering claims for compensations for loss in business opportunities, courts shall ask aggrieved persons to clearly state and prove their lost business opportunities, which case they fall into and their in-cash value for consideration and decision.

1.7. Reasonable expenses for prevention and remedy of damage include expenses specified in Article 20 of Decree No. 105/2006/ND-CP.

1.8. Spiritual damage mentioned in Item 1.2, Section 1 of this Part I is caused by infringements of moral rights of authors of literary, artistic or scientific works; performers or authors of inventions, industrial designs or layout designs; harms to authors honor or dignity, or decrease in or loss of authors credit (prestige), reputation or confidence due to misunderstanding, etc., and compensations therefor must be paid.

2. Bases for determination of compensations to be paid for damage caused by infringements of intellectual property rights

2.1. If plaintiffs can prove that infringements of intellectual property rights have caused material damage to them, they may request courts to decide on levels of compensation on one of the bases specified in Clause 1, Article 205 of the Intellectual Property Law as chosen by them.

...

...

...

Total turnovers of defendants are calculated on the basis of all invoices and vouchers on the sale or use by defendants of works infringing upon intellectual property rights of plaintiffs.

Courts shall determine profits of defendants after subtracting all expenses from total turnovers of defendants.

Profits earned by defendants from their infringements of intellectual property rights can be accounted into the total in-cash material damage of plaintiffs only if decreased profit amounts of plaintiffs have not yet been accounted into the total material damage.

b/ The price of the licensing of an intellectual property object specified at Point b, Clause 1, Article 205 of the Intellectual Property Law is determined by one of the following methods:

b.1/ It is the payable amount in case the right holder and the infringer have freely agreed and signed a contract on licensing of that intellectual property object (reasonable copyright fee and licensing fee). The infringement is the very act of using the intellectual property object;

b.2/ It is the presumed licensing price of the intellectual property object, which is determined by the method of determining the sum of money which the right holder (the plaintiff) and the licensee (the defendant) may have agreed upon by the time the infringement is committed, if the parties voluntarily agree with each other on that sum of money;

b.3/ It is based on licensing prices of intellectual property objects applied in the relevant domain and referred to in previous practices of licensing intellectual property objects (for example, cases of licensing of intellectual property objects in the relevant domain in which payments or security amounts have been made before the infringement is committed, with licensing fee levels widely considered reasonable or uniformly applied in Vietnam).

c/ The court shall apply the compensation level specified at Point c, Clause 1, Article 205 of the Intellectual Property Law (law-specified compensations for damage) only in case it is impossible to determine the level of compensations for the material damage of the plaintiff on the bases specified at Point a and b, Clause 1, Article 205 of the Intellectual Property Law.

c.1/ The plaintiff shall prove that the determination of the level of compensation for the material damage in this case is impossible or the market for lawful goods is not enough to determine the plaintiffs damage based on the decrease in the sale turnover of the infringed goods after the infringement is committed, and request the court to apply the law-specified compensation level. However, if the defendant can prove that the plaintiff is dishonest in proving the damage because the compensation level to be paid under a claim made under provisions of Points a and b, Clause 1, Article 205 of the Intellectual Property Law is lower than the law-specified compensation level and that the plaintiff gives a pretext for enjoying the law-specified compensation level, and the defendant can prove the plaintiffs actual damage level, the court shall reject the plaintiffs claim and may accept the defendants request to decide on the compensation level.

...

...

...

Circumstance and motive of the infringement (intentional, unintentional or compelled infringement, infringement committed by a person due to his/her material or spiritual dependence on another person, first-time infringement, recidivism, etc.);

Way of committing the infringement (organized or unorganized infringement, infringement committed by a person on his/her own or after being bribed, deceived or forced by another person);

Geographical area, period of time, volume and scale of the infringement (it is committed in a-district of a province or many districts of different provinces, during a long or short period of time, involves a large or small quantity of things, on a commercial scale, etc.);

- Impacts and consequences of the infringement (local or international impacts on the honor, dignity, prestige or reputation of the right holder; material consequences caused to the right holder).

c.3/ The court shall base itself on each infringed intellectual property object to set compensation levels for material damage within the limit specified at Point c.2, Item 2.1 of this Section 2.

If a dispute involves more than one infringed intellectual property object, the aggregate compensation amount for all these objects must not exceed VND 500 million.

2.2. Courts shall decide on compensations for spiritual damage when plaintiffs prove that infringements of intellectual property rights have caused spiritual damage to them. If plaintiffs cannot prove their spiritual damage, courts will not accept their claims. Depending on each specific case and the level of spiritual damage of a right holder, such as dishonor, harmed dignity, loss of prestige or reputation and other spiritual damage caused by an infringement of intellectual property rights to the right holder, the court shall decide on a compensation of between VND 5 (five) million and VND 50 (fifty) million.

2.3. When the provisions of Article 205 of the Intellectual Property Law and the guidance in Item 2.1, Section 2 of this Joint Circular are applied, if a dispute involves several infringed intellectual property objects, the compensation level shall be determined for each object. If the court can determine a compensation level for material damage under the provisions of Points a and b, Clause 1, Article 205 of the Intellectual Property Law for some objects but cannot do so for other objects, it may simultaneously apply all the bases specified in Clause 1, Article 205 of the Intellectual Property Law at the same time to determine an overall compensation level.

2.4. Regarding the payment of reasonable costs of hiring attorneys

...

...

...

However, pursuant to Clause 3, Article 205 of the Intellectual Property Law, intellectual property rights holders may request courts to order organizations or individuals that have committed infringements of intellectual property rights to pay reasonable costs of hiring attorneys.

Reasonable costs of hiring attorneys are actual expenses necessary for intellectual property cases and depending on characteristics and complexity of these cases, skills and qualifications of attorneys and time volume required for studying these cases. Costs include remunerations paid for attorneys and expenses for their travel and accommodation. Remunerations for attorneys are agreed upon between them and their clients in legal service contracts and calculated on the bases and methods for calculation of remunerations specified in Article 55 of the Law on Lawyers.

II. REGARDING THE APPLICATION OF PROVISIONAL URGENT MEASURES (ARTICLES 206, 207 AND 208 OF THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW)

1. Regarding the right to request the application of provisional urgent measures (Article 206 of the Intellectual Property Law).

1.1. Intellectual property rights holders may request courts to apply provisional urgent measures upon or after the institution of civil lawsuits over intellectual property rights.

a/ If they request the application of provisional urgent measures specified in Articles 206 thru 210 of the Intellectual Property Law, courts shall apply the provisions of these articles of the Intellectual Property Law.

b/ If they request the application of provisional urgent measures not specified in the Intellectual Property Law but specified in Chapter VIII of the Civil Code, courts shall apply the provisions of that Chapter of the Civil Code. When intellectual property rights holders request courts to apply one or several provisional urgent measures specified in Article 102 of the Civil Procedure Code, courts shall consider whether or not these requested provisional urgent measures are related to intellectual property rights for appropriate application.

1.2. An intellectual property rights holder may request a court to apply a provisional urgent measure in the cases specified in Clause 1, Article 206 of the Intellectual Property Law, specifically as follows:

a/ There exists a danger of irreparable damage to that intellectual property rights holder. The damage is the inevitable consequence of an infringement which is likely to happen and once it is committed, its consequence is irreparable for the intellectual property rights holder unless that provisional urgent measure is applied.

...

...

...

- Disperse means to quickly scatter goods suspected of infringing upon intellectual property rights or evidence related to an infringement of intellectual property rights to many places for hiding.

- Destroy means to deform or to make goods suspected of infringing upon intellectual property rights or evidence related to an infringement of intellectual property rights to disappear without any traces.

1.3. When requesting a court to apply a provisional urgent measure, an intellectual property rights holder shall clearly identify the case as specified in Clause 1, Article 206 of the Intellectual Property Law into which his/her request falls. If a written request for the application of a provisional urgent measure is filed together with a petition for the institution of a lawsuit, the petition must be made under Article 164 of the Civil Procedure Code.

1.4. If the contents of a petition for the institution of a lawsuit are sufficient for a court to determine that the acceptance of the petition and the handling of the case fall under its competence, though some other contents need to be amended or supplemented, that court shall promptly accept and handle the written request for the application of a provisional urgent measure under Clause 3, Article 117 of the Civil Procedure Code and the guidance in Section 6 of Resolution No. 02/2005/NQ-HDTP of April 27, 2005, of the Judges Council of the Supreme Peoples Court, guiding the implementation of a number of provisions of the Civil Procedure Codes Chapter VIII on provisional urgent measures. Requests for modification or supplementation of petitions for institution of lawsuits and acceptance of cases for handling must comply with Articles 169 and 171 of the Civil Procedure Code.

Courts competent to issue decisions on the application of provisional urgent measures are those competent to accept petitions for institution of lawsuits and handle cases under Articles 33, 34, 35 and 36 of the Civil Procedure Code and the guidance in Section 1, Part I of Resolution No. 01/2005/NQ-HDTP of March 31, 2005, of the Judges Council of the Supreme Peoples Court, guiding the implementation of a number of provisions of the Civil Procedure Codes Part I on general provisions.

1.5. Courts shall decide on the application of provisional urgent measures at the request of intellectual property rights holders before listening to parties subject to those measures.

2. Regarding provisional urgent measures (Article 207 of the Intellectual Property Law).

2.1. Courts shall apply provisional urgent measures specified in Clause 1 of Article 207 of the Intellectual Property Law and other measures specified in Article 102 of the Civil Procedure Code when so requested by involved parties.

2.2. Involved parties may request courts to apply concurrently provisional urgent measures specified in Clause 1 of Article 207 of the Intellectual Property Law and those specified in Article 102 of the Civil Procedure Code or to apply only provisional urgent measures specified in Clause 1 of Article 207 of the Intellectual Property Law or those specified in Article 102 of the Civil Procedure Code;

...

...

...

Plaintiffs are obliged to make advance payments for the seizure and preservation of goods, raw materials, materials or means of production or trading of these goods.

Upon ruling on disputes at the request of plaintiffs, courts shall compel defendants to refund these expenses like those specified at Point a, Clause 1, Article 204 of the Intellectual Property Law and the guidance in Item 1.6, Section 1, Part II of this Circular.

2.4. If goods suspected of infringing upon intellectual property rights, raw materials, materials or means of production or trading of these goods are on board sea-going ships or other means of transport, provisional urgent measures shall be applied to these goods but not to the means of transport. These goods and raw materials, materials or means of production or trading thereof shall be unloaded and carried to places of preservation.

3. Regarding security measures (Article 208 of the Intellectual Property Law)

3.1. Depending on their requests for application of provisional urgent measures, requesters shall supply to courts evidence specified in Clause 2, Article 203 of the Intellectual Property Law and Clause 1, Article 117 of the Civil Procedure Code to prove the necessity to apply those provisional urgent measures.

3.2. Provision of security

Persons requesting courts to apply provisional urgent measures, regardless of whether these measures are specified in the Intellectual Property Law or the Civil Procedure Code, shall provide corresponding security. Courts shall order these persons to provide the following security.

a/ Security for the requested application of provisional urgent measures specified in Clause 1, Article 207 of the Intellectual Property Law.

A requester of application of a provisional urgent measure shall deposit a security in one of the forms specified in Clause 2, Article 208 of the Intellectual Property Law, specifically as follows:

...

...

...

The court shall ask the requester of application of a provisional urgent measure to clearly state the quantity and type of goods subject to the provisional urgent measure, the estimated value of such goods for determining the value of goods subject to the provisional urgent measure which serves as a basis for fixing the security sum of money.

The value of goods subject to the provisional urgent measure is determined at the time the infringement of intellectual property rights is committed and on the bases arranged in the priority order specified in Clause 2, Article 28 of Decree No. 105/2006/ND-CP.

If it is impossible to determine the value of goods subject to the provisional urgent measures (after all necessary methods such as value estimation, price appraisal and valuation are applied), the court shall decide on the security sum of money of at least VND 20 million to be deposited. However, attention should be paid to the fact that Point a, Clause 2, Article 208 of the Intellectual Property Law specifies only the minimum level of the security sum of money for cases in which it is impossible to determine the value of goods subject to the provisional urgent measures. Therefore, if the court, through estimation and temporary calculation and study of circumstances of a case, believes that possible actual damage can exceed the specified minimum security of VND 20 million, it may rule on a security sum of money of more than VND 20 million to be paid by the requester of application of provisional urgent measures, depending on each case.

a.2/ A guarantee deed issued by a bank or another credit institution (regardless of whether the guarantee deed issued by a domestic or foreign bank or credit institution valued at equal to 20% of the value of goods subject to provisional urgent measures or at least VND 20 million). Guarantee deeds may take the form of guarantee letters or guarantee contracts established under the Vietnamese law, unless otherwise provided for by the Vietnamese law.

b/ Provision of security in the case of application of provisional urgent measures specified in Clause 2, Article 207 of the Intellectual Property Law.

Under Clause 2, Article 207 of the Intellectual Property Law, rights holders may request courts to apply other provisional urgent measures specified in the Civil Procedure Code. Therefore, when deciding on the application of one of provisional urgent measures specified in Article 102 of the Civil Procedure Code, courts shall base themselves on the provisions of Article 102 of the Civil Procedure Code and the guidance in Section 8 of Resolution No. 02/2005/NQ-HDTP of April 27, 2005, of the Judges Council of the Supreme Peoples Court, guiding the implementation of a number of provisions of the Civil Procedure Codes Chapter VIII on Provisional Urgent Measures, to identify specific cases in which security is required before ordering requesters of application of provisional urgent measures to provide such security.

III. REGARDING THE RIGHT AND BURDEN OF PROOF OF INVOLVED PARTIES (ARTICLE 203 OF THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW)

1. Civil disputes over intellectual property rights constitute a type of civil disputes falling under the handling competence of peoples courts under the Civil Procedure Code. Plaintiffs and defendants, therefore, enjoy the right and bear the burden of proof under Article 79 of the Civil Procedure Code and Article 203 of the Intellectual Property Law.

1.1. Depending on the special nature of intellectual property rights and each specific kind of dispute and claim, plaintiffs enjoy the right and bear the burden of proof as follows:

...

...

...

b/ For disputes arising from infringements of intellectual property rights, to prove that their intellectual property rights are infringed upon, they shall supply evidence proving infringements of intellectual property rights or acts of unfair competition specified in Clause 3, Article 203 of the Intellectual Property Law and Article 25 of Decree No. 105/2006/ND-CP.

c/ When determining whether or not infringements of intellectual property rights stated by plaintiffs in their petitions for institution of lawsuits exist, courts shall base themselves on the provisions of Articles 28, 35, 126, 127, 129 and 130 of the Intellectual Property Law specifying infringements of copyright, related right and industrial property rights. At the same time, they shall apply the provisions of Articles 5 thru 15 of Chapter II of Decree No. 105/2006/ND-CP to identify infringing elements of intellectual property rights. Because intellectual property rights are special rights, in some cases using intellectual property rights is not regarded as infringing upon intellectual property rights. Courts shall therefore base themselves on the provisions of Articles 25, 26, 32 and 33, Clauses 2 and 3 of Article 125, Articles 133 and 134 of the Intellectual Property Law to determine whether or not infringements exist, depending on specific intellectual property objects.

1.2. Pursuant to Clause 4, Article 203 of the Intellectual Property Law, in lawsuits against infringements of the right to inventions which are production processes, defendants shall bear the burden of proof. Defendants shall prove that their products are produced by processes other than the protected ones in the cases specified at Points and b, Clause 4, Article 203 of the Intellectual Property Law. Courts shall order defendants to produce evidence proving that they have not infringed upon intellectual property rights to plaintiffs inventions.

2. Plaintiffs may request courts to decide on ordering parties that control evidence to produce such evidence under Clause 5, Article 203 of the Intellectual Property Law and Article 94 of the Civil Procedure Code and the guidance in Section 8, Part IV of Resolution No. 04/2005/NQ-HDTP of September 17, 2005, of the Judges Council of the Supreme Peoples Court, guiding the implementation of a number of provisions of the Civil Procedure Code on burden of proof and evidence.

3. Plaintiffs shall prove damage caused to them; produce evidence proving their actual damage (various kinds of damage and losses in each kind of damage), and specifically state bases for determination of compensations for damage under Article 205 of the Intellectual Property Law.

IV. COURT RULINGS ON APPLICATION OF CIVIL REMEDIES (ARTICLE 202 OF THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW)

Courts shall apply civil remedies specified in Article 202 of the Intellectual Property Law in handling civil cases on intellectual property rights.

Courts may apply on a case-by-case basis one or several or all civil remedies at the same time in the course of handling a civil case on intellectual property rights.

1. Compelling the termination of infringing acts

...

...

...

1.2. Courts may rule on compelling persons committing infringements of intellectual property rights to terminate their infringements in their judgments or rulings on the application of provisional urgent measures under Article 206 and Clause 2, Article 207 of the Intellectual Property Law, and Clause 12, Article 102 and Article 115 of the Civil Procedure Code.

1.3. In their judgments or rulings, courts shall specifically state infringed intellectual property rights and infringements of these rights. At the same time, courts shall clearly prescribe things that must be done or may not be done by persons committing infringements of intellectual property rights in order to strictly enforce these judgments or rulings.

1.4. Under Clause 1, Article 123 of the Civil Procedure Code, rulings or decisions on application of provisional urgent measures take effect immediately. Therefore, if persons against whom provisional urgent measures of compelling the termination of infringements of intellectual property rights are applied complain about rulings or decisions on application of these measures, they shall still abide by these rulings or decisions within the time limit for lodging and settling complaints specified in Articles 124 and 125 of the Civil Procedure Code.

If courts rule in their judgments on the termination of infringements of intellectual property rights and there are appeals or protests against these judgments, the provisions of Clause 1, Article 254 of the Civil Procedure Code, which stipulate for appealed or protested parts of first-instance judgments or rulings the enforcement will be postponed, unless the law requires the immediate enforcement, will apply.

Therefore, it is necessary to base on specific provisions of legal documents requiring the immediate enforcement of appealed or protested parts of first-instance judgments or rulings and the above provisions of the Civil Procedure Code to declare in judgments or rulings that rulings on compelling the termination of infringements of intellectual property rights must be immediately enforced despite of appeals or protests.

2. Compelling public apology and correction

2.1. Courts shall rule in their judgments or rulings on compelling persons who commit infringements of intellectual property rights to make public apologies or corrections in order to restore the honor, dignity, prestige or reputation of holders of infringed intellectual property rights.

For example: An infringer of copyright has modified, mutilated or distorted a work, misrepresenting the author to the public in whatever form prejudicial to the authors honor and reputation.

The compulsion of public apology and correction aims to protect the moral rights of authors specified in Clause 4, Article 19 of the Intellectual Property Law (protection of integrity of works) and restore the honor and reputation of authors.

...

...

...

2.2. If involved parties cannot reach agreement on contents and modes of making public apologies and corrections as well as expenses therefor, courts shall base themselves on the nature, severity and consequences of infringements to rule on contents of and time volume for public apologies and corrections as well as expenses therefor. Public apology and correction may be made directly at head offices of aggrieved parties or published on dailies of central agencies or newspapers of localities where aggrieved parties are headquartered for three consecutive issues.

3. Compelling the performance of civil obligations

Courts shall rule on compelling the performance of civil obligations by persons who commit acts breaching their obligations toward intellectual property rights holders [failing to perform or improperly perform obligations agreed upon in contracts and bearing civil liability before intellectual property rights holders (obligees)].

When this measure is applied, the relevant provisions of Sections 2 and 3, Chapter XVII, Part Three of the 2005 Civil Code must be based on.

4. Compelling the payment of compensations for damage

4.1. Persons committing infringements of intellectual property rights which cause material damage and spiritual damage to intellectual property rights holders shall pay compensations for such damage.

The responsibility of persons committing infringements of intellectual property rights to pay compensations for damage caused is determined on the bases specified in Clause 1, Article 604 of the Civil Code and the guidance in Section 1, Part I of Resolution No. 03/2006/NQ-HDTP of July 8, 2006, of the Judges Council of the Supreme Peoples Court, guiding the application of a number of provisions of the 2005 Civil Code on payment of compensations for damage outside contracts.

4.2. Since the Civil Code and the Intellectual Property Law stipulate different principles for payment of compensations for damage, determination of damage and modes of payment of compensations for damage, the Intellectual Property Law stipulates in Clause 2, Article 5 that the provisions of Articles 204 and 205 of this Law, Articles 16, 17, 18, 19 and 20 of Decree No. 105/2006/ND-CP and the guidance in Section I, Part A of this Joint Circular must be applied to settling claims for compensations for damage.

5. Compelling the destruction, distribution or use for non-commercial purposes of intellectual property rights-infringing goods, and raw materials, materials and means used largely for the production or trading thereof, provided that such destruction, distribution or use does not affect the exploitation of rights by intellectual property rights holders.

...

...

...

5.2. The compulsion of destruction, distribution or use for non-commercial purposes must be based on the provisions of Clause 5, Article 202 of the Intellectual Property Law, and Articles 30 and 31 of Decree No. 105/2006/ND-CP.

For example: Company X illegally affixed Company As soup seasoning (monosodium glutamate) mark AJINOMOTO, which sells well on the market, on its soup seasoning products for sale. Company A instituted a lawsuit against Company X, requesting a court to order Company X to terminate the act of illegally using the mark AJINOMOTO, destroy unused product labels printed with the mark AJINOMOTO and handle the volume of soup seasoning products bearing the counterfeit mark. The court based itself on the provisions of Clause 5, Article 202 of the Intellectual Property Law and Article 30 of Decree No. 105/2006/ND-CP to rule on ordering Company A to destroy confiscated labels bearing the counterfeit mark and remove the word mark AJINOMOTO from soup seasoning products and distributing infringing soup seasoning products to an orphanage of district B for use for the humanitarian purpose.

5.3. When compelling the destruction of intellectual property rights-infringing goods, and raw materials, materials and means used largely for the production or trading thereof, courts shall rule on the responsibility of persons committing infringements of intellectual property rights to bear expenses for the destruction.

C. COORDINATION IN SETTLING DISPUTES OVER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

In the course of settling disputes over intellectual property rights, the Peoples Court and Peoples Procuracy and the Copyright Office of Vietnam (the Ministry of Culture, Sports and Tourism), provincial/municipal Culture and Information Services, the National Office of Intellectual Property (the Ministry of Science and Technology), provincial/municipal Science and Technology Services that accept dispute cases, and the Vietnam Internet Center (the Ministry of Information and Communication) shall closely coordinate within one another in performing the following tasks:

1. Should any professional matters arise in the domain of intellectual property on which courts have requested in writing the exchange of expert opinions, the Copyright Office of Vietnam, provincial/municipal Culture and Information Services, the National Office of Intellectual Property, provincial/municipal Science and Technology Services and the Vietnam Internet Center shall give their opinions on these matters.

2. Upon detecting infringements of intellectual property rights in the course of prosecution and adjudication of criminal cases, peoples procuracies and peoples courts shall report them to the Copyright Office of Vietnam, provincial/municipal Culture and Information Services, the National Office of Intellectual Property, provincial/municipal Science and Technology Services and the Vietnam Internet Center for the latter to monitor and make statistics on the protection of intellectual property rights at peoples courts within the scope of their respective functions.

3. Upon detecting infringements of intellectual property rights, which have all elements constituting crimes as specified in the Penal Code, in the course of handling infringements or settling disputes, functional agencies shall notify them and transfer relevant documents to competent peoples procuracies for consideration and decision on criminal handling.

D. EFFECT OF THE CIRCULAR

...

...

...

This Circular replaces Joint Circular No. 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT of December 5, 2001, of the Supreme Peoples Court, the Supreme Peoples Procuracy and the Ministry of Information and Culture, guiding the application of a number of provisions of the Civil Code in settling copyright-related disputes at peoples courts.

2. Cases previously handled in strict compliance with legal provisions, on which court judgments or rulings have taken legal effect, would not be protested according to cassation procedures under this Circulars guidance, unless other grounds are available.

3. For the settlement of disputes over intellectual property rights arising before January 1, 2006 (the effective date of the 2005 Civil Code), the provisions of the 1995 Civil Code and legal documents guiding the application of the 1995 Civil Codes provisions on intellectual property will apply.

4. For the settlement of disputes over intellectual property rights arising during the period from January 1, 2006, to June 30, 2006 (the day preceding the effective date of the Intellectual Property Law), the provisions of the 2005 Civil Code and legal documents guiding the application of the 2005 Civil Codes provisions on intellectual property will apply.

Any problems or new matters arising in the course of application of this Circulars guidance should be reported in writing by courts at all levels to the Supreme Peoples Court, the Supreme Peoples Procuracy, the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the Ministry of Science and Technology or the Ministry of Justice for timely explanations or additional guidance.

FOR THE PRESIDENT OF THE SUPREME PEOPLES COURT
VICE PRESIDENT




Dang Quang Phuong

FOR THE CHAIRMAN OF THE SUPREME PEOPLES PROCURACY
VICE CHAIRMAN




Khuat Kim Nga

FOR THE MINISTER OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM
VICE MINISTER




Tran Chien Thang

...

...

...

FOR THE MINISTER OF JUSTICE
VICE MINISTER




Dinh Trung Tung